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论商标挟持行为的司法控制

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摘要：在席卷全球的财产非物质化浪潮中，在先注册商标权人为追求不正当利益，通过恶意抢注商标并提出超高额索赔要求，要挟善意在后使用者。对这类商标挟持“寄生虫”，由于主要是通过诉讼的方式获益，采取司法控制更加有效。在司法实践中，针对商标挟持的发案规律和特点，要注重审查“真实商标使用意图”，注意甄别注册商标权人的诉讼请求，慎重使用停止侵害措施、合理计算侵权赔偿数额、灵活适用财产添附规则，充分发挥诉讼手段的积极作用，以提高预防和消除商标挟持行为的司法效率。

关键词：商标权；商标使用；商标挟持；滥用诉权；司法控制

中图分类号：DF523.3

文献标志码：A DOI：10.3969/j.issn.1001-2397.2017.04.07

引言：并非偶然的制度功能“失灵”

随着国家知识产权发展战略和创新驱动措施的全面实施，商標制度在经济发展方式和模式转变中的作用日益增强。作为一种具有财产属性的有限资源，商标注册和使用过程中不同主体间难免产生利益冲突。夹杂在这些冲突表象背后实质上是权利滥用。缓解和化解这类冲突及控制滥权有赖于法院的积极干预。恰如菲力普·赫克（Philippvon Heck）所言：“法律之所以产生，原因就在于利益这一动因，没有利益，人们不会去制定法律，法律是社会中各种利益冲突的表现，是人们对各种冲突的利益进行评价后制定出来的，实际上是对利益的安排和平衡。”

我国商标法在总体上保护在先注册商标权人的合法权益，但对善意在后使用者的投资利益也通过适当的变通方式保护其正当利益。

不加限制的知识产权请求权无疑是一把“双刃剑”。“极端的权利，最大的非正义（summum jus， summa injuria）：法律规范的盲目实施有可能导致极端不公的结果。”[2]因此，以机械和僵化为表征的法律文牍主义极有可能使得知识产权制度的激励创新功能发生异化，并被作为法律或制度的漏洞“服务于”他人用于套取不正当利益。本文所指称“商标挟持”现象便是适例。一些唯利是图的不法分子“发现”了商标注册制度中的“软肋”，有所谓自然人专门申请各类注册商标，坐等市场中出现相同或相似的商标，然后提起侵权赔偿诉讼，以达到“斩获一笔”的意图。商标挟持现象最早出现在西方社会，近些年来，蔓延至我国经济领域，典型者如2013年备受关注的“特斯拉（Tesla Motor）遇上‘商标流氓（trademark troll）”一案。

在司法实践领域，最高人民法院针对商标挟持行为首次“亮剑”是在“‘卡斯特商标侵权案”的判决中。2016年1月最高人民法院通过再审判决法国CASTEL公司

法国CASTEL公司的中文译名为法国卡思黛乐兄弟简化股份有限公司，即原卡斯特兄弟简化股份有限公司。赔偿李道之、上海班提酒业有限公司50万元人民币。这一赔偿数额让媒体惊呼“大逆转”“李道之及上海班提酒业有限公司诉法国卡思黛乐兄弟简化股份有限公司侵犯商标权案”，参见：最高人民法院（2014）民提字第25号民事判决、浙江省高级人民法院（2012）浙知终字第166号民事判决、浙江省温州市中级人民法院（2009）浙温知初字第397号民事判决。。原两审判决结果为3373万余元人民币，而本次最高人民法院的最终判决结果仅50万元，与之前的判决金额相差甚巨。这一判决在商标司法领域影响深刻，既体现了司法严格保护商标权人的利益，也彰显了遏制商标权滥用的鲜明立场和态度。

尽管司法机关及法学界关注到了商标挟持现象，但现有文献表明，对于商标挟持等的研究尚处于初始阶段，总体上缺乏系统性和全面性，在相关概念内涵、法律措施的正当性和路径对策的分析上还不够深入，对于建立相关控制型的司法机制的研究更是付之阙如。本文在界定商标挟持内涵的基础上，通过揭示商标挟持的成因疏解商标挟持的危害，试图论证法律控制的必要性和迫切性，最后以如何充分发挥具有独特优势的司法控制为基点，提出司法干预的具体对策，期冀积极有效的司法干预能为“大众创新、万众创业”中的诚信经营者提供法律的荫庇，降低现代商标制度运行中的社会成本和经营风险。

一、商标挟持的由来与真相

（一）商标挟持语义溯源

“商标挟持”这一表述在我国知识产权学界最初粗疏地划入“恶意抢注商标”的研究范畴。后来，由于中外学术交流日趋频繁，研究视野得以拓宽，该行为从相关概念中独立出来成为专门研究对象。同时，有不少学者开始接受西方学术文献中通用的“trademark troll”一词（通常译为“商标流氓”）。众所周知，在欧美各国，实施“商标挟持”类似行为的人最初被称为“troll”。国内对“troll”一词也给予了较多关注。2015年11月18日，“知产力搜狐官方账号”获独家授权发表原北京知识产权法院审判员、现华东政法大学博士生蒋利玮《“Patent Troll”应当翻译成什么？》一文，详细地考证了“troll”的源与流，并指出“由于该词一开始使用到现在，都带有贬义，因此美国法官禁止在法庭上使用‘patent troll称呼原告，理由是这个词‘没有证明价值而且容易对原告产生偏见”[3]。这是目前为止较为详尽的解释。

诚然，本文的核心关键词为“商标挟持”，英文翻译拟为“trademark holdup”，避开了使用“troll”一词，即不从主体层面进行抽象描述，而是将研究对象限定在行为方式上。笔者没有使用广义上的“恶意抢注商标”一词，也没有采用西方知识产权界早期使用的“商标流氓”一词的通常译法，而是采用“商标挟持”一说，并非标新立异，而且认为新的提法更为概括、准确，同时也有先例可资遵循。早在2008年华南师范大学梁志文教授就提出了知识产权要挟（intellectual property holdup）策略的概念，这一提法具有启迪性梁志文教授认为，知识产权要挟就是利用知识产权“敲竹杠”，它是指权利人以行使或以即将行使知识产权请求权为由，对被其权利所能涵盖的知识产品的无过错侵权人（innocent infringer）进行要挟，以获取高于正常市场条件下的知识产权许可费用，而无过错的侵权人因为预期能够合法生产或销售知识产品而投入了大量属于沉没成本的资金，在该种情形下常常不得不接受大大高于知识产权本身价值的、但尚不至于没有任何利润的许可使用费标准。（参见：梁志文.反思知识产权请求权理论——知识产权要挟策略与知识产权请求权的限制[J].清华法学，2008（4）：126.）。2015年清华大学崔国斌教授提出商标挟持的概念。他采用描述性的方式对商标挟持进行解释，即先注册商标权利人采用要求“停止侵害”的方式威胁在后的善意投资人，后者可能不得不接受注册商标权人的不合理要求[4]。这是目前较为成熟的术语表达 2017年3月28日，中国青年政治学院互联网法治研究中心的刘晓春博士、同济大学知识产权与竞争法中心的张韬略副教授、浙江工业大学法学院知识产权研究中心的朱红英副教授合作发表了题为《借电商平台、行商标挟持：无显著性商标恶意投诉之现状与治理》的研究报告。这表明，“商标挟持”现象和用语在学界和实务界正获得关注和认同。（参见：郑丹媚. 学者批“商标挟持” 建议设恶意注册人黑名单[EB/OL].[2017-04-06]. http：//china.caixin.com/2017-04-05/101074565.ht.）。有鉴于此，本文采用商标挟持作为基础性概念进行研究和分析。

“商标挟持”通俗地讲就是一种“敲竹杠”行为，用于本文论题，不妨称之为“挟商标以令被告”。它是指在先注册商标权人对其他真实善意在后使用该商标且投入大量成本的市场主体，以提起商标侵权诉讼获得停止侵害形式的保护及高额赔偿，或者发送律师函、利用向电商平台投诉等手段相威胁，要求支付超高额费用及获得更多市场占有量的行为。

（二）商标挟持行为的特征

根据前述界定，可以大致归纳如下：

特征之一，行为人目的性强。作为商标挟持实施主体的在先注册商标权人，往往通过商标抢注、“商标投机”或扩展商标权行使范围等手段捞取“筹码”，这些人并不从事实质性的生产经营或者服务活动。如媒体称为“商标大王”的王某强，18年时间里共注册了将近200件商标用于出售[5]；有时候，即使他们从事某些实质性的生产经营或者服务活动，但通常属于没有实质性投入或者实质性投入不足。商标挟持者的行为目的意在以在先注册商标为筹码，继而利用提起商标侵权诉讼或者发送律师函或者利用向电商平台投诉等手段相威胁，要求对方支付高额价款。

特征之二，在后善意使用。即在后商标使用者并不知道所谓被侵权商标事先存在，“主观上没有商标侵权的故意”[6]。使用者在客观上为商品生产或者服务提供投入了巨大的商业成本。如果明知侵权及预见将承担的法律责任，必定不会冒险行事。

特征之三，沉没成本巨大。通常情况下，在后商标使用过程中已斥巨资，并通过持续使用商标强化商标区别来源的功能，提升商标的显著性，因此，商标的商誉和价值巨大。为了确保消费者对该商标及其产品有最大忠诚度和粘附度，难以放弃现有商标的使用。由于转换成本高，沉没成本已经产生，因而面临进退维谷的境地。

（三）商标挟持行为的法律属性

商标之所以存在，是因为它能够用于识别商品和服务的来源。秉持商标注册原则的趣旨在于构建公平合理、规范有序的市场。未获授权擅自使用他人注册商标的行为在财产非物质时代为规则所不允许，因为它一方面使得消费者对商品或者服务来源产生混淆，一方面违背了财富增长的游戏规则。商标挟持者正是利用了这种心理定势和游戏规则，“巧妙”地捞取不义之财。从知识产权的角度讲，就是利用了商标注册制度的内在缺陷，其真实目的并不在于发挥商标的积极功能，而是为牟取超高额的许可费或者转让费。在法律上属于滥用注册商标权。

二、商标挟持行为的法律成因

作为一类复杂的社会现象，商标挟持行为的致因因素多样。然而，肩负调整该领域重任的商标法律制度存在着疏漏已成为共识。这些疏漏主要体现在以下三个方面。

（一）商标注册原则尚存内在缺陷

1.注册商标未与商誉之间建立必然联系

注册商标制度被认为是“提供了商标法领域最具挑战性的难题”[7]，尚存某种内在缺陷。商标的生命力在于使用，没有使用，商标就难以发挥识别功能。正如美国知识产权法教授马克·A.莱姆利（Mark A. Leey）所言，“‘商标使用的概念扮演着诉前守门人的角色……”[8]从本质上讲，商标法要保护的是商标与商品或服务来源之间的联系，而不是商业标识本身。因此，只有经营者诚实使用商标并建立与之相对应的商誉，商标的价值才得以最大实现。而注册取得商标权模式并不关注商标与商誉之间的内在联系，不符合约翰·洛克（John Locke）的财产权劳动理论，在实践中便给滥用留下“后门”。现实中，以注册为手段圈占商标、抢注商标、投机的行为泛滥成灾，严重威胁那些诚实主体。据初步统计，我国2015年申请商标数为2，658，674件，商标申请数连续14年位居世界第一。但从每千亿美元GDP的商标申请量来看，中国是242，076件，美国是21，954件。换言之，就每千亿美元GDP而言，我国需要的商标件数超出美国十倍。截止2016年12月15日，我国有效注册商标总量已达11，143，475件数据来源于国家工商行政管理总局商标局网站：http：//sbj.saic.gov.cn/tjxx/201702/W020170207387435818711.pdf. [2017-02-12].。

以上说明，我国商标的含金量有待提高，“商标泡沫”现象应当受到有效抑制[9]。大量闲置商标“注而不用”浪费有限的商标审查资源，降低商标审查效率，扰乱商标秩序[10]。

2.避开在先注册商标较为困难

对于注册商标而言，由于获取注册资格的门槛条件——商标显著性的认定具有一定的主观性，导致商标权的归属和边界存在模糊性，这为商标权人实施商标挟持提供了可乘之机。与此同时，其他市场主体从商标公开信息中识别相关商标是否与自己的商标相同是一项耗时费力、难见成效的工作。尤其是商标权的取得一般要经过申请、初步审定并公開、公告等阶段，历时数月甚至数年。如果商标申请未向公众公开，是否存在在先申请外界不得而知。如果他人在商标申请公开前使用该商标，显然与在先申请商标相抵触，就难以避开在先申请商标。再者，商标申请的海量增长，各国的商标审查员数量的严重不足以及部分审查人员的素质低下等导致商标申请审查程序延滞或者疏漏，从而产生“问题商标”，也势必为商标挟持提供可乘之机。

（二）禁止商标权滥用的规则缺位

权利是指法律确认的主体依法应享有的权力和利益。然而，权利主体的欲望是无止境的。正如孟德斯鸠（Baron de Montesquieu）说：“有权力的人都容易滥用权力，这是千古不变的经验。”[11]由此，滥用权利的现象也就成为了一种必然。因为“任何权利的规定，原则上只是确定一种规范，将人们的行为纳入一定的范围，而不是具体规定权利主体如何行使权利以实现权利的内容，这容易为权利人滥用权利留下空隙。” [12]商标权是注册商标人享有的一种独占性权利，有权将该商标使用在其核准使用的商品、商品包装或者服务、服务设施上，任何人不得干涉；有权禁止他人未经许可将与注册商标相同或者近似的商标用于同种或类似的商品或者服务上；并有权根据法律的规定与他人签订商标许可合同或者转让合同；还可以基于商标权的交换价值签订商标权质押合同等。作为一种“垄断性的私权”，商标权同样具有权利滥用之禀性。经过分析，商标挟持行为的生成轨迹基本如下图所示：

以上轨迹表明，注册商标权人的“本钱”就是有意放大商标许可权和禁止权的功能，使其发生偏移。尽管我国《商标法》第七条确立了商标注册、使用要遵守诚实信用原则，但并未厘清禁止商标权滥用原则和规则，这便形成某种“法律真空”，使得控制商标权滥用的法律机制难以发挥作用。

（三）商标侵权救济制度供给不足

法谚道：“没有救济就没有权利。”世界范围而言，无论是英美法系抑或是大陆法系，在商标侵权的救济措施中，获得禁令和赔偿尤为重要。西方商标法律体系中的禁令是指在商标侵权诉讼前、诉讼中或者诉讼结束时，法院责令一方当事人实施某种行为或禁止实施某种行为的命令，分别对应为临时限制令、初步禁令、永久禁令。禁令的核发会阻止侵犯商标权的产品的上市和销售，使侵权企业不得不考虑沉没成本和替代成本，从而使从事实体生产的被告处于极端不利的谈判地位，最后选择和解并同意支付较高的商标许可费或者转让费。此外，对于作为原告的商标挟持人来说，由于部分主体不进行实体生产，只从事商标运营，因此，他在诉讼中承受举证义务的负担要轻许多，而被告恰好相反。这就导致被告在考虑是否卷入诉讼时，更多地不是自己使用商标中的“瑕疵”，而是高昂的诉讼成本、难耐的时耗、大量的人力、繁难的举证义务。

与西方的禁令不同，根据我国《商标法》，各级人民法院在商标侵权案件审理中，一旦认定被告侵权，则依法判令停止侵权。这使商标权人在和解谈判中占尽“先手”。而现实中“天文数字般的商标侵权赔偿案”大大刺激了商标权人提起诉讼的“狼性”。比如“‘卡斯特商标侵权案”、“‘新百伦商标侵权案”“新百伦贸易（中国）有限公司诉周乐伦、广州市盛世长运商贸连锁有限公司侵害商标权纠纷案”，广东省广州市中级人民法院（2013）穗中法知民初字第574号民事判决、广东省高级人民法院（2015）粤高法民三终字第444号民事判决。中商标权人在一审中所获赔偿额分别为3373万余元、9800万元，这对于那些依靠“抢注商标”、“囤积商标”提起诉讼以谋取巨额“利润”的商标挟持者来说，商标注册制度为他们提供了“冒险家的乐园”。

综上，可以说注册商标的内在缺陷、禁止商标权滥用规则的缺位以及商标侵权救济制度供给不足，为商标挟持滋生泛滥提供了现实温床。

三、商标挟持行为的危害

商标挟持行为是商标法律制度的“副产品”，其对良好竞争环境的营造、商标法治秩序的形成、商标注册者和善意使用者利益的平衡等带来严重危害。

（一）商标权人的逐利秉性助长投机取巧

在新制度经济学交易费用学派的视野里，契约理论是分析交易实效的基本工具，“契约人”的行为表现不同于古典经济学中“经济人”的基本理性假定。该学派揭示有限理性与产生机会主义的可能性。该流派经济学家据此认为，在资产专用性前提下容易产生“可占用的专用性准租”，并出现事后的机会主义，进而形成“锁定效应”，最后导致滥权，并使市场不再具有竞争性，单纯的市场因素无法实现“帕累托最优”，这时就依赖于其他制度安排的介入，比如构建完备法律或积极的司法干预机制。

商标权是一种排他性权利，也是一种具有财产属性的社会资源。它在资本形态上表现为无形资产。资本具有与生俱来的逐利天性，商标权也概莫能外。因此，商标权人的“有限理性”导致他总是追求以最少的成本，来获取最多、最大的收益。特别是随着商标在后使用者投入巨大商业成本（如专用型投资），或在该商标上承载了巨大的商誉（可视为准租金），此时不可避免产生诱发利益追逐者实施“敲竹杠”行为（主要表现即为商标挟持）。为确保市场竞争处于有序状态，抑制有限理性和克制商标权人的逐利秉性，寻求包括司法干预在内的机制安排，控制商标挟持的合理性毋庸置疑。

（二）扰乱商标法治秩序

商标法律制度通过确认商标的归属，合理配置商标所有者和社会公众的权利与义务，保护经营者和消费者的合法权益。作为一项法律制度，商标法律制度与其他任何法律制度一样，旨在实现公平正义，即确保商标权人和社会公众平等、公正地享有自己的权利，诚信地履行自己的义务。商标权是一种受法律保护的权利，权利人有权使用并有权禁止他人未经许可使用，但这种自由并非没有边界限制。立法者的本意要求商标权人在行使商标权时，应出于良好的动机，是一个“善意的人”，其行使商标权之目的不仅在于为个人增进财富，而且在于促进经济发展和利于市场竞争。这就要求商标权人在行使权利时必须把握尺度，不得逾越权利的边界。与此同时，商标权人在行使权利时所采用的方式不得具有社会危害性，不得利用商标权谋取不正当利益。

商标挟持源于商标权人的道德之“恶”：他将商标权视为一种“霸权”，凭藉商标权人的优势，以提起诉讼或者发送律师函的方式相威胁，挟持在后但真实善意使用商标的主体，主张高额费用，僭越了商标权人的正当法律地位，从而减损了社会公众福利。他利用商标法律制度的漏洞，将商标注册制度和权利救济制度功利化，以达到谋取超额费用之目的。这种行为破坏了商标法律制度的良好法治生态，侵蚀了商标使用之根基。欲全面凸显商标法治之精义，则务必严加控制商标挟持等行为。

（三）妨碍商标权人和善意在后使用者之间的利益平衡

澳大利亚法学家彼得·达沃豪斯（Peter Drahos）、约翰·布雷斯韦特（John Braithwaite）曾对知识产权制度忧心重重，他们担心现代知识产权制度正逐步滑向“信息封建主义”。这是因为一旦授予权利主体专有权，社会公众对知识的使用就有可能被认定为侵权行为[13]。商标法律制度也难以独善其身。面对保护与利用的棘手问题，唯有利益平衡机制可资责任担当。当代法治语境中，利益平衡渐成重要价值取向，商标法律制度亦理应一体遵循。

商标挟持的实质是对商标权的滥用，该行为打破了商标权人和社会公众之间的利益平衡状态。行为人并不真正关注商标使用，而只寻求超额价款。如果得手，在后商标使用者将额外支付商标许可费或转让费或赔偿费，這笔“损失”必定通过提高商品或者服务的价格转嫁至消费者。而就真实善意的在后商标使用者而言，他不仅出于善意，而且在商业活动中积极提升商标的显著性，增加商标所承载的商誉，降低消费者搜寻产品的成本。因此，商标挟持者故意扰乱商标秩序，致使社会公众不能以最低的交易成本搜寻到产品信息。商标挟持的前行为还加剧了商标囤积，浪费了稀缺的商标审查和保护资源，增高了社会成本，应当受到遏制。

四、商标挟持行为的司法控制对策

在席卷全球的财产非物质化浪潮中，知识产权请求权滥用导致商标挟持行为近年来呈现多发状态。行为人因伺机利用商标法律制度漏洞致商标法“功能失灵”，“挟商标以令被告”对商标制度构成根本性挑战，致使商标制度不仅无法激励创新，反而可能阻碍创新。对这类趋利性“寄生虫”，应当采取有效措施加以阻遏。

（一）司法控制具有独特优势

1.司法是调整社会关系的最后一道屏障

亘古至今，社会关系稳定有序乃人类社会的现实需求。美国社会法学派的奠基人罗斯科·庞德（Roscoe Pound）说，“今天，社会控制首先是国家的职能，并通过法律来行使。”[14]控制商标挟持行为，主要采取立法、司法、行政三种模式。在三种模式中，真正发挥作用的并不都是立法者制定的商标法律规则，反而更多体现在司法机关对商标法律规则的适用；加之工商管理等政府部门的干预也有可能“往往非但不能弥补市场缺陷，反而带来更多更大的问题”[15]，这就注定了：司法控制往往可以发挥不可替代的作用，具有独特的优势，从而成为保障实现个案正义的最后屏障。司法控制不但具有终局性、权威性，而且具有程序严密、科学、合理等特征，当为控制商标挟持行为的首选。诚然，商标挟持行为的控制是一项系统工程。应当采取包括经济手段、行政手段、社会控制、舆论控制手段等在内的诸多措施加以综合治理。

2.司法控制方式具有直接的诉讼针对性

就商标挟持而言，商标权人申请注册商标的目的只是为了待价而沽，而后以起诉为手段挟持真实善意的在后商标使用人。此种“乱象”无端耗费有限的司法资源；同时，不但严重消解商标注册制度的价值、异化了商标使用的功能，而且还损害了诚信经营者的利益、破坏了市场竞争秩序；最终导致克减社会公众福祉。

在诸多的控制措施与手段中，司法控制具有很强的诉讼针对性，能够发挥商标挟持行为司法控制的独特功能与作用，应当成为一种首选的治理手段。“司法的目的在于维护一种不断展开的行动秩序。”[16]因此，借助审判力量而导入司法控制措施有望成为有效遏制商标挟持的重要抓手。当然，也要防止滑向一个极端。在诉讼进程中，人民法院要根据诉讼关系原理，实事求是地平等对待各方当事人，防止先入为主。认定商标权人“挟商标以令被告”时要坚持“以事实为依据，以法律为准绳”的司法原则。

3.司法控制还具有诸多其他优势

司法手段不但具有一针见血、有效阻断不法行为滋生蔓延的独特效果，同时，从诉讼角度来说，它还具有诸多其他优势。如司法审判人员专业化、职业化，具有丰富经验，能够准确、及时地认定和制裁不法行为；司法程序时限受到严格限制，能在法定的时限内有效化解纠纷；进入司法程序后，权利滥用一方迫于司法的威严和诉讼成本，其获益动机与目的受到阻遏，这样，就会减少解决纠纷的阻力，让不法行为人知难而退；司法判决具有国家强制力作为保障，因而相对于其他控制手段而言具有更强的控制能力。从司法办案的法律效果和社会效果上来讲，越是被公众广泛关注案件的公正判决，越能够产生良好的司法效果，从而达到提高全民法治意识，促进全面依法治国的落实。

（二）司法控制的具体对策

最高人民法院在2011年12月16日下发的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干問题的意见》（法发〔2011〕18号）要求各级人民法院结合审判工作实际“解放思想，能动司法，切实增强提供知识产权司法保障的责任感和使命感”，“加强商标权保护，培育和维护知名品牌，积极促进社会主义市场经济的竞争性、创新性和包容性增长”。其中，第22条特别强调“妥善认定商标侵权抗辩，维护正当经营者的合法权益”。该司法解释没有直接涉及到以商标在后使用的“侵权抗辩”（即以本文研究的商标挟持密切相关的情形），但在能动司法审判指导原则下，控制商标挟持当属时代主题。司法作为维护社会正义的“最后一道屏障”，为充分发挥司法审判在控制商标挟持现象中的能动作用，笔者以为，在加快完善商标立法进程，确立禁止商标权滥用若干详尽规则的同时，当前审判实践工作应当针对既有商标注册制的内在缺陷，充分发挥司法控制的独特优势，在理解和适用商标法律的过程中注重维护正当经营者的合法权益。同时，要注重正确行使司法裁量权。从实体和程序两个维度加以司法控制。具体而言包括以下控制对策：

1.注重审查“真实商标使用意图”

最高人民法院2017年1月10日《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（法释〔2017〕2号）第24条规定：“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于《商标法》第44条第1款规定的‘其他不正当手段”。据此，国家工商行政管理总局商标局（以下简称商标局）对以“其他不正当手段”申请商标作出的“驳回、不予注册、不予公告”等决定，人民法院应予以支持。对于已经核准注册，或者注册商标权利人没有正当理由连续三年不使用的，商标局作出无效或者撤销等决定，人民法院应通过裁判方式加以维持。

对于如何认定“其他不当手段”，笔者以为，在审判实践中，判明“真实商标使用意图”是一个主要方法。在这一点上，美国司法中对于“真实商标使用意图”的做法可资借鉴。比如在联邦巡回上诉法院审理的“M.Z.Berger & Co.v.Swatch AG案”中，法官认为，虽然“真实商标使用意图”是一个非常主观化的概念，但申请人仅仅在提起商标申请时表达其具有使用的意向是不够的。与此同时，虽然“真实商标使用意图”客观证据要求并不高，但商标申请人至少需证明其具有实际使用商标的意图，而仅仅提供商标申请方面的材料不符合客观的标准 M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG，2015 U.S. App. LEXIS 9276 （Fed.Cir. 2015）.。

笔者认为，“真实商标使用意图”的具体分析判断方法可以采用 “五步骤法”，即：（1）查看商标申请人或者商标权人是否提供在合理的而且可预见的将来有使用或恢复使用商标的计划方案。（2）识别该计划方案是否具体、是否具有可实施性。（3）通过对为商标使用之目的而开展的准备行为进行推定。比如印制标签、制作带有商标的包装等，即使该商标尚未用于真正的商业使用中，宜可作为商标权人使用了商标的证据加以认定[17]。（4）不能仅以商标权人口头上具有真实使用意图的陈述加以认定。（5）行使自由裁量权，进行合理的推定。

2.注意甄别注册商标权人的诉讼请求

在商标注册获准后，人民法院对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或者近似的标志的真实善意使用行为，应从商标的近似性、商品或服务的类似性、商标的显著性、商标的知名度等方面加以综合考量囿于篇幅的限制，本文对商标使用行为的侵权判定未论述。可参见笔者的另一篇文章：李晓秋，孙卿轩.商标侵权判定中的重要考量因素[G]∥沈德咏.法律规则的提炼与运用：人民司法案例重述.知识产权卷（2011-2015）.北京：法律出版社，2017：278-293.。如真实而善意的商标使用者使用的商标与注册商标实际上不相同也不近似、争议商标与注册商标所区别的商品或者服务不具有类似性、注册商标本身的显著性不强、使用争议商标的行为并未造成混淆，人民法院应认定真实而善意使用商标的行为不属于侵权行为。

商标挟持行为属于一种滥用商标权的行为。一般而言，权利滥用的法律后果表现为：该行为无效、权利被剥夺、权利被限制、承担民事法律责任。因此，在司法实践中，权利滥用既可以作为侵权抗辩事由，也可以作为侵权行为另行提起侵权之诉。为此，对于商标挟持行为，真实而善意使用商标的行为人可以以商标权人滥用商标权为由，以此作为自己不构成商标侵权的抗辩。人民法院在结合证据和案件事实的基础上，可以判令被控侵权行为不属侵权。最高人民法院的最新指导性知识产权案例显示，司法中可以径直以商标挟持者滥用商标权为由，判令不支持商标挟持者的诉讼请求参见：最高人民法院指导案例82号（最高人民法院审判委员会讨论通过，2017年3月6日发布）：“王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案”。。

3.慎重使用停止侵害措施

商标司法中的停止侵害措施作为一种民事责任形式加以适用时，如果商标使用人未进行专用性投资或者未产生“沉没成本”，责任后果尚可承受，但是如果已投入巨资，“停止侵害”后则可能“血本无归”。尤其是相关判决的执行可能涉及公共利益时，利益权衡殊为关键。

对此，域外经验值得借鉴。美国法院在审理商标侵权案件过程中，对于是否核发永久禁令此处的“永久禁令”类似于我国《民法通则》等法律中规定的“停止侵害”。，按联邦最高法院2006年在“eBay案” eBay， Inc. v. MercExchange， L.L.C.，547 U.S. 388 （2006）.中确立的规则，采取“四要素测试法”：（1）权利人是否遭受不可弥补的损害；（2）损害赔偿对权利人是否足够；（3）权利人和侵权人的利益是否失衡；（4）是否破坏公共利益。除此之外，法院还会考虑权利人和侵权人有无竞争关系、权利人是否是知识产权非实施主体等诸多因素。在“中心制造公司诉布伦特兄弟公司商标侵权纠纷案”中，地区法院和上诉法院均认为，中心制造公司的所有人利奥·斯托勒（Leo Stoller）對于“Stealth”商标虽有许可行为，但并没有提供真正投入使用的证据，尽管原告1984年提出注册申请并于2001年在棒球拍上获得注册商标权，而被告自1999年使用该商标以来，共卖出25000个棒球拍，因此法院驳回了商标权人提出的向被告发布禁令的诉讼请求 Central Manufacturing， Inc. v. Brett， et al.，492 F.3d 876 （7th Cir. 2007）.。

近年来，最高人民法院多位领导的讲话和有关司法解释都涉及到责令停止侵害的自由裁量问题。比如，2009年发布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号，以下简称《审判意见》）明确规定，如果知识产权侵权行为并未造成当事人重大利益损失，也未损害社会公共利益，或者实际上已经停止，法院可以仅判令侵权人承担赔偿责任参见2009年《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第四部分第十五条。。具体到商标挟持人提起的诉讼案件中，如若判决停止侵害会导致当事人之间重大利益的失衡，或者损害公共利益，或者不符合商标效用最大化原则，人民法院可以根据《审判意见》的精神，不适用停止侵害制裁方式。在一定条件下，可采取替代责任方式，比如允许行为人以添加其他标识加以区分、支付合理使用费等为代价继续使用商标。《审判意见》的精神已经体现在有关司法实践中，在“‘鳄鱼商标侵权案” “（法国）拉科斯特股份有限公司（Lacoste）与（新加坡）鳄鱼国际机构私人有限公司（Crocodile International Pte Ltd.）等侵犯商标专用权纠纷上诉案”，最高人民法院（2009）民三终字第3号民事判决。、“‘张小泉商标侵权案”“杭州张小泉集团有限公司诉上海张小泉刀剪总店、上海张小泉刀剪制造有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷案”，上海市高级人民法院（2004）沪高民三（知）终字第27号民事判决，上海市第二中级人民法院（1999）沪二中知初字第13号民事判决。、“‘鸭王商标侵权案”“北京鸭王烤鸭店有限公司与上海淮海鸭王烤鸭店有限公司、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标异议复审纠纷申请再审案”，最高人民法院（2012）知行字第9号行政裁定。和“‘自由鸟商标侵权案”“广东自由鸟服装有限公司、连云港市自由鸟服饰有限公司诉连云港朗婷服饰有限公司侵犯商标专用权纠纷案”，江苏省高级人民法院（2009）苏民三终字第0009 号民事判决。中，法院均未支持权利人的停止侵害请求，从而保护了真实善意的在后商标使用者的利益。

4.合理计算侵权赔偿数额

根据我国《商标法》规定，侵犯商标专用权的赔偿数额为商标权人的实际损失，或者为商标侵权人所获利益，或者为商标许可使用费的倍数，或者依据法定赔偿确定，在侵权人主观上存有“恶意”时还要承担惩罚性赔偿。此外，赔偿数额还包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。在司法实践中如何确定“实际损失”、“获得的利益”、“商标许可使用费”以及如何认定“恶意”仍然是个待解难题。正如吴汉东教授所言，“制裁侵权行为、实现赔偿救济是目前知识产权司法裁判最为重要也是最受困扰的问题。”[18]商标侵权赔偿的“困扰性”恰好为商标挟持获利提供了“想象的空间”，尤其是惩罚性赔偿，无疑能为商标挟持者提供“超高利润”。因此，精细化赔偿已成为堵住制度漏洞、减缓制度压力的有效手段。

无论是“‘卡斯特商标侵权案”还是 “‘优衣库商标侵权案”“广州市指南针公司会展服务有限公司等诉迅销（中国）商贸有限公司等侵犯商标权纠纷案”，上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民五（知）初字第 113 号民事判决，上海市高级人民法院（2015）沪高民三（知）终字第96号民事判决。该案被列入“2016年中国法院50件典型知识产权案例”。（参见：最高人民法院网站：http：//www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-41682.ht.[2017-04-25].），判決意见都体现了法官合理分配举证责任并把握证明标准、综合考虑并权衡利弊的精湛司法技术。以“‘卡斯特商标侵权案”为例，最高人民法院法官综合考虑了多种因素，如：侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉、商标使用许可的方式、范围、时间、许可费的数额等因素；并分析了各种情况，如：各方当事人间的历史纠葛及谈判过程、被指控侵权人的被诉侵权行为表现形式及其是否具有恶意、关于诉争“卡斯特”商标的使用及其知名度情况、关于被指控侵权人生产销售的葡萄酒的知名度情况、诉争商标许可费的情况等。法官最后改判被指控侵权人赔偿给商标权人50万。

对于商标挟持者而言，由于他并无实际使用意图，仅仅将注册商标作为索赔工具或者要挟他人的利器，在民事诉讼中可以不支持其损害赔偿请求。根据《商标法》第六十四条第一款，“注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。”换言之，在商标挟持诉讼中，即使真实而善意使用商标的行为是一种侵权行为，但因注册商标专用权人未能提供此前三年内实际使用的证据或者所遭受的损失证据，人民法院可以判令在后商标使用者不承担赔偿责任。人民法院在商标侵权案件中结合具体案情进行裁判，体现了严格保护知识产权的基本司法政策，同时通过司法方法使那些期冀通过诉讼制度的“帮助”以获取巨额赔偿的愿望落空，有利于阻止商标挟持的产生，实现法律效果和社会效果的高度统一。

5.灵活适用财产添附规则

“添附元素在知识产权诸多领域已经存在。”[19]而“作为规范无形财产之支配、利用关系的法律，知识产权法和其他无形产权法与规范有形财产归属关系的物权法并无本质区别，故无形产权应当作为与物权相关或相联系的一种财产权利而存在，物权法的基本原则，对于无形产权应当具有直接的指导作用。”[20]为此，笔者以为，引进添附制度，特别是基于加工而形成的规则适用于商标法领域，用于解决商标挟持中的利益冲突具有一定的可行性。一方面因为添附制度的立法目的在于解决在先财产权与在后投资者利益的冲突，重新确定增值后的财产所有权的归属和价值分配，平衡所有权取得人和失权人之间的利益。另一方面因为在后商标使用者以己之力对他人的商标进行真实善意使用，促成商标的增值和商誉的提升，理当分享利益。尽管此种“投入”与“加工”存在对象的有体和无体的区别，但二者在本质上类似：对象都是财产、均未得到他人同意、结果体现为原财产价值增值。

因此，在商标挟持诉讼纠纷中，法院如果责令商标注册后真实善意的在后商标使用者停止使用诉争商标，应考虑到使用者所作出的贡献和较小的过错，可以要求因此受益的商标权人给予被告合理的补偿，返还不当得利，从而减少被告的“沉没成本”，防止被告因小疏忽铸错而受到过重惩罚，体现人性化司法理念。因为法律不仅仅是“正义的利剑”，亦是“善良之术”。我国关于添附制度的规定尚不足以有效解决未经许可的知识产权使用行为带来的增益分配问题，有必要加以立法改进。但法院的导向性案例显示，司法实践已不乏创新性的做法比如“杭州大头儿子文化发展有限公司诉央视动画有限公司侵害著作权纠纷案”，浙江杭州市中级人民法院（2015）浙杭知终字第356、357、358号民事判决，浙江杭州市滨江区人民法院（2014）杭滨知初字第634、635、636号民事判决。该案被列入“2016年中国法院10大知识产权案件”。（参见：最高人民法院网站：http：//www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-41672.ht.[2017-04-25].）。

6.充分发挥诉讼手段的积极作用

（1）严格审查并适用诉前禁令等请求的条件

知识产权民事诉讼中存在管辖、举证责任、当事人、诉前责令停止侵权行为和诉前财产保全等特殊程序，这些程序有时也成为恶意诉讼者打击竞争对手的重要手段。以诉前禁令为例，它是指在起诉前向人民法院申请责令停止有关行为，是常见的一种行之有效的程序救济手段，但运用不当也会给被告以及其他利益方造成一定的影响。基于此，诉前禁令的申请受理应审慎，审查应严格，发布应满足相应条件和标准。

我国《商标法》第65条确立了该制度的基本框架

《商标法》第65条：“商标注册人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其注册商标专用权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以依法在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全的措施。”，最高人民法院《关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》（法释〔2002〕2号）就诉前停止侵犯注册商标专用权行为的申请人、诉前禁令的管辖、当事人提出申请应符合的条件、人民法院对该申请的审查、如何确定担保、如何实施责令停止侵权的措施以及证据保全等问题作了较为详细的解释，从而使得该制度更加趋于完善，操作性更强。但在司法实践中，诉前禁令还存在着审理期限过短、当事人利益保护不平衡等积弊，因此，对于真实而善意的商标使用行为，法院应严格审查申请人的资格以及相关证据，要求申请人必须提供担保，从而确保双方当事人的利益不发生失衡。

（2）发挥诉讼费和律师费的杠杆调节作用

根据《商标法》第63条的規定，侵权人应赔偿权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。其中合理开支包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用以及符合国家有关部门规定的律师费用参见《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第17条。。但此规定未提及法院认定被告为非侵权人时，被告所产生的合理开支由谁承担。司法实践中，法院通常仅支持胜诉原告获得因调查、制止侵权所支付的合理费用的赔偿。显然，此种做法对于控制商标挟持产生的滥诉不利。

值得称赞的是，最高人民法院已对非诚信诉讼行为发力，并在2016年9月12日发布的《关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》（法发〔2016〕21号）第22条（“引导当事人诚信理性诉讼”）中规定：“加大对虚假诉讼、恶意诉讼等非诚信诉讼行为的打击力度，充分发挥诉讼费用、律师费用调节当事人诉讼行为的杠杆作用。对于造成诉讼对方或第三人直接损失的，当事人如有滥用诉讼权利、拖延承担诉讼义务等明显不当的行为，人民法院可视具体情况，对无过错方提出的赔偿律师费用等正当要求予以支持。”

商标挟持作为一种商标权滥用行为，在一定情形下应被认定为侵权行为。无过错的在后商标使用者可以据此提起诉讼，要求行为人赔偿相应的损失及其合理的律师费用等，人民法院对合理诉求应当支持。通过这种方式，增加商标挟持人的诉讼风险，迫使其更加不敢轻易提起侵权诉讼。同时，也可以在一定程度上鼓励在后商标善意使用人消除高昂律师费的疑虑，大胆维权，勇于“为合法利益而斗争”。

（3）加大处罚力度

最高人民法院在2015年4月1日印发《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》中专门规定：“对虚假诉讼、恶意诉讼、无理缠诉等滥用诉权行为，明确行政处罚、司法处罚、刑事处罚标准，加大惩治力度。”

《关于人民法院推行立案登记制改革的意见》第5条“制裁违法滥诉”之（四）“健全相关法律制度”。这为遏制商标挟持等行为提供了司法指引。

在司法实践中，对于商标权人提起的侵权诉讼，如果在审理过程中被认定为滥用商标权要挟他人，则应当明确要求原告不得撤诉。经过审理，最终被法院认定为滥用商标权提起诉讼的，则应对诉讼提起人处以一定数额的罚款。处罚的具体数额可以参考当事人的主观恶意程度和实际造成损失的大小，主要由法官行使自由裁量权确定。在这种制度设计下，可以防止滥用商标权者在诉讼过程中借助媒体炒作案件，达到诋毁竞争对手的目的后又撤诉，逃脱法律的制裁。同时，这一制度可以对滥用商标权提起诉讼者形成一定的震慑，以防其滥用商标权给真实善意的商标使用者造成难以挽回的损失。而对于诉讼中注册商标权人提供商标使用的虚假证据，影响人民法院对该案件的正确判断和公正审理之行为，人民法院还可以依照法律规定判令注册商标权人承担训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以根据情节轻重予以拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

结语：商标法律制度功能的祛魅与归真

与德国著名学者马克斯·韦伯（Max Weber）所揭示的“世界的祛魅”进程相类似 In the modern age we are witnessing the disenchantment of the world with the rise of science and the declining influence of religion.，当代语境中，知识产权的神秘性、神圣性、魅惑力渐趋消解。商标注册制度的生命在于合法的实际使用，现行的商标法虽以商标注册为表象，却以商标使用为内核。不断使用的商标是商誉积累的“活水之源”。但是，商标法与其他部门法相比较而言具有某种或然性，商标注册制度设置具有在先的内在缺陷，商标权有可能异化为符号权，商标挟持行为以“正当的名义”从根本上挑战商标注册制度的功效[21]。如何重新划定商标权的边界便是一个具有时代内涵的命题。人类行为蕴含着效益最大化的经济性动机。“鼓励诚实守信”是党和国家对司法审判、执行和其他工作开展的根本要求参见2015年10月12日最高人民法院《关于在人民法院工作中培育和践行社会主义核心价值观的若干意见》（法发〔2015〕14号）之“九、鼓励诚实守信”。。刚刚通过的《中华人民共和国民法总则》秉持继承与发展理念，创新民事权利行使的规则[22]，明确规定禁止民事权利滥用《中华人民共和国民法总则》第132条：“民事主体不得滥用民事权利损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。”，体现了国家主导的社会核心价值观中的“守诚信”，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。因此，通过司法控制以阻遏商标挟持行为，让沉睡的“禁止商标权滥用原则”尽快复苏应是一剂良方[23]。从利益平衡的视角，对真实善意的在后商标使用者保持适度关切，以促成个案公平正义和效率的有机统一，方能确保商标法返璞归真，顺利实现社会调节功能。

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Abstract： In the globe wave of dematerializing property， some of the registered trademark right holders are in the pursuit of the unjustified interests through squatting the trademark and putting forward an extra large claim to threaten trademark users with good faith who come after the registration.The judicial control is more effective to curb this kind of “parasite” which profits mainly through litigation. In judicial practice， the judges should focus on reviewing trademark applicants and right holders “real intention to use trademark”， carefully examining the trademark right holders claims， prudently granting the cessation of the infringement committed by the trademark users， reasonably making the calculation of the amount of compensation for infringement and flexibly using accession rules in the field of property law， also fully playing a positive role in the lawsuit according to the characteristics of trademark holdup， in order to improve the judicial efficiency for preventing and eliminating trademark holdup.

Key Words： trademark right； trademark use； trademark holdup；abuse of right to litigation；judicial control

本文責任编辑：林士平

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