浅谈站位所属技术领域的技术人员确定功能性特征对权利要求保护范围的限定作用
金桥
【摘 要】论文从一个发明专利的前后两次无效宣告请求决定相反出发，分析了导致前后决定相反的“功能性特征对权利要求保护范围的限定作用”的不同认定，以及形成上述不同认定的法律基础。再依据功能性特征含义确定功能性特征对权利要求保护范围的限定作用。最后，采用一个实际案例，阐述笔者所提出的“功能性特征对权利要求保护范围的限定作用”的确定方式，并基于所述确定方式得到的结果，讨论审查实践中该案例可能审查结论。
【关键词】权利要求保护范围;功能性特征;限定作用
【Keywords】claim protection domain; functional characteristics;? restrict function
【中圖分类号】D923? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文献标志码】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章编号】1673-1069（2019）01-0091-03
1 引言
专利复审委员会做出的第20461号无效宣告请求审查决定[1]和第27115号无效宣告请求审查决定同是发明名称为“防冲刷护面系统及该系统的施工方法”、申请号为“200510117472.6”的发明专利的无效宣告请求审查决定，基于相同的证据，对于技术特征“在柔性绳索的各回转处设置有标记”是否属于本领域的常用技术手段，专利复审委员会前后做出了相反的认定，先维持专利权，后宣布专利权无效。仔细阅读前后两次无效宣告请求审查决定书，笔者发现，技术特征“在柔性绳索的各回转处设置有标记”是否属于本领域的常用技术手段关键是如何判断发明专利权利要求中的“固定端”之于权利要求保护范围的限定作用。“固定端”属于功能性特征，在界定权利要求的保护范围时，功能性特征的限定作用一直是专利授权、确权程序中的难点。
2 “功能性特征对权利要求保护范围的限定
作用”的现有确定方式
《专利法》及《专利法实施细则》中没有关于权利要求中功能性特征对权利要求保护范围限定作用的内容，只在《专利法》第五十九条第一款规定“发明或者实用新型专利保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及其附图用于解释权利要求的内容。”第二十六条第四款中规定“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。《专利审查指南》（下称《指南》）第二部分第二章第3.2.1节，该节内容表达了权利要求中功能性技术特征应当理解为“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”。对于实用新型专利审查，审查指南第一部分第二章第7.4节的内容所表达的观点和上述内容基本一致[2]。据此，在判断“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用时，实际审查实践中，认为“功能性限定”包括了所有实现该功能的具体实施方式。
然而，在2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）中，第四条规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。该条规定“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用“应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”来确定，此规定和上述《专利审查指南》中的内容有明显差异。
纵观上述规定，笔者认为，厘清“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用，应该先厘清“功能性特征”的含义。
3 站位“所属技术领域的技术人员”的确定方式及其与现有确定方式的比较
根据《指南》《解释》以及专利授权、确权的实践，基于“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”判断“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用，实质是以通常含义A理解“功能性特征”;基于“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”判断“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用，实质是以发明中具体实施方式及其等同实施方式的含义B理解“功能性特征”。然而，根据《专利法》第二十六条第四款中“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”的规定，以及第二十六条第三款中“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”的规定，笔者认为，基于《专利法》第二条第二款以及《指南》第二部分第一章第2节，发明专利实质上是技术的载体，其记载的是对要解决的技术问题所采用的自然规律的技术手段的集合（即技术方案），应该站位“所属技术领域的技术人员”，在充分理解发明的发明构思后，再确认“功能性特征”的含义C。所谓的站位“所属技术领域的技术人员”理解发明的发明构思，简言之就是，“所属技术领域的技术人员”基于自己的知识和能力，理解发明所需要解决的技术问题、所实现的技术效果后，确认“功能性特征”的含义，此时，“功能性特征的含义”C有可能等于“功能性特征的含义”A，也有可能等于“功能性特征的含义”B，还有可能介于“功能性特征的含义”A、“功能性特征的含义”B之间（如图1所示）。
下面以前述的发明名称为“防冲刷护面系统及该系统的施工方法”的发明专利表达如何确认“功能性特征的含义”C。“防冲刷护面系统及该系统的施工方法”发明专利的权利要求1为：
“1.一种防冲刷护面系统，其特征在于，该系统为连锁型柔性垫体，由若干个相同砖块排列而成，每个砖块上设置有两个左右间隔排列的纵向绳孔，并且砖块纵向两端均设置有凸台和凹槽;柔性垫体中的砖块沿纵向一一相互错位排列，使相邻砖块之一上的左绳孔或右绳孔与另一砖块上的右绳孔或左绳孔相对接，从而在整个柔性垫体上形成若干条沿柔性垫体横向排列并贯穿其纵向的绳孔，并且纵向两相邻砖块相接端面上的凸台与凹槽相互卡固;一根柔性绳索沿柔性垫体横向呈波浪形顺序穿过柔性垫体上的每一条纵向绳孔，柔性绳索的两个端头及其在两相邻绳孔之间形成的回转处构成整个柔性垫体的固定端，并且在柔性绳索的各回转处设置有标记。”
该发明专利的说明书的“背景技术”中对现有技术存在的技术问题的描述十分概括，“发明内容”部分仅在描述发明的技术效果的段落中记载了“由于柔性垫体两端的绳索可伸缩固定于土基上，并且柔性绳索的固定端做有标记，因此，可从柔性垫体两端的绳索相对套管的位置变化得知柔性垫体下的土基是否发生变形，如突起或塌陷等”。据此记载内容，与该权利要求的记载内容相比较，权利要求中没有记载“套管”相关的技术特征，仅仅记载了“回转处构成……固定端”和“各回转处设置有标记”。通过检索或搜索现有技术，具备一定程度的所属技术领域的技术知识后，也就是趋近于“所属技术领域的技术人员”后，站位“所属技术领域的技术人员”，可以确认防冲刷护面系统在实际使用过程中，若该系统所在的土基发生变形，如突起或坍陷，土基的表面面积将发生改变，突起或塌陷所在位置的砖块因该系统的砖块是被绳子串接而将发生向上或向下的位移，另外，绳是柔性的，砖块发生向上或向下位移时，在砖块的作用下，绳会伸缩，那么绳上的标记因绳的伸缩发生位移，标记相对于砖块存在一定的位移。据此分析，“所属技术领域的技术人员”可以确认，即使没有记载说明书中“套管”相关技术特征的权利要求，也能够实现发明的通过观察标记与砖块的相对位置的变化及时得知土基是否變形的技术效果，那么，所属技术领域的技术人员”得到“固定端”的含义C是固定位置，其对权利要求的限定作用是绳上设置有用于固定的位置。也就是说，“所属技术领域的技术人员”根据发明所需要解决的技术问题、所实现的技术效果，确认“固定端”的含义C是绳的用于施工过程中固定该系统的位置。
接下来，再分别以前述《指南》《解释》中的规定理解“固定端”的含义A、B：
①《指南》中“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”，首先，明确“实现所述功能”表达的是什么，在发明中，“固定端”实现的功能就是系统的固定，其次，“固定端”的通常理解就是用于固定的位置，由此，所谓的“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”，对于“固定端”而言，其含义就是通常含义A;
②《解释》中“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”，以第20461号无效宣告请求审查决定中的理解，“固定端”的含义B是包括“套管”相关特征的用于固定的位置，即，“固定端”的含义B1被确认为具体实施方式中的含义。
根据以上分析，笔者得出结论是含义C=A>B，认同第27115号无效宣告请求审查决定中的“固定端”含义。据此，笔者认同第27115号无效宣告请求审查决定中的“固定端”对权利要求保护范围的限定作用，其限定权利要求的技术方案中绳含有用于固定的位置。
4 结论
在我国现有的专利法律制度下，我国仅对发明专利在授权阶段进行实质性审查。专利授权和确权程序中，功能性限定对权利要求保护范围的限定，应该基于“所属技术领域的技术人员”确认的功能性特征的含义所包括的解决发明的发明构思中所需要解决的技术问题、实现发明的发明构思中所实现的技术效果的所有技术手段。
作为专利权的授权机构，国家知识产权局专利局的职责是给予专利申请的申请人一个与其技术贡献相适应的专利权权利保护范围，采用上述方式确认功能性特征的含义后，确定的权利要求的保护范围，能够更好地保障专利权人和社会公众的利益，既有利于鼓励专利权人公开其发明创造，也有利于鼓励社会公众做出实质性发明创造。同时，作为专利权的最终裁决机构，法院需要基于专利权人和社会公众之间的利益平衡界定权利要求的保护范围，采用上述方式确定权利要求的保护范围，可以与国家知识产权局专利局的决定保持一致，既维护了专利权人和社会公众之间的利益平衡，也有利于专利权人推动发明创造的应用，和社会公众在应用过程中的利益保护。
【参考文献】
【1】孙静元，周广才，吴江华. 权利要求中的“功能性限定”的解释初探[J].审查业务通讯， 2011（01）： 40-43.
【2】尹新天. 中国专利法详解[M].北京： 知识产权出版社，2011.
【摘 要】论文从一个发明专利的前后两次无效宣告请求决定相反出发，分析了导致前后决定相反的“功能性特征对权利要求保护范围的限定作用”的不同认定，以及形成上述不同认定的法律基础。再依据功能性特征含义确定功能性特征对权利要求保护范围的限定作用。最后，采用一个实际案例，阐述笔者所提出的“功能性特征对权利要求保护范围的限定作用”的确定方式，并基于所述确定方式得到的结果，讨论审查实践中该案例可能审查结论。
【关键词】权利要求保护范围;功能性特征;限定作用
【Keywords】claim protection domain; functional characteristics;? restrict function
【中圖分类号】D923? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文献标志码】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章编号】1673-1069（2019）01-0091-03
1 引言
专利复审委员会做出的第20461号无效宣告请求审查决定[1]和第27115号无效宣告请求审查决定同是发明名称为“防冲刷护面系统及该系统的施工方法”、申请号为“200510117472.6”的发明专利的无效宣告请求审查决定，基于相同的证据，对于技术特征“在柔性绳索的各回转处设置有标记”是否属于本领域的常用技术手段，专利复审委员会前后做出了相反的认定，先维持专利权，后宣布专利权无效。仔细阅读前后两次无效宣告请求审查决定书，笔者发现，技术特征“在柔性绳索的各回转处设置有标记”是否属于本领域的常用技术手段关键是如何判断发明专利权利要求中的“固定端”之于权利要求保护范围的限定作用。“固定端”属于功能性特征，在界定权利要求的保护范围时，功能性特征的限定作用一直是专利授权、确权程序中的难点。
2 “功能性特征对权利要求保护范围的限定
作用”的现有确定方式
《专利法》及《专利法实施细则》中没有关于权利要求中功能性特征对权利要求保护范围限定作用的内容，只在《专利法》第五十九条第一款规定“发明或者实用新型专利保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及其附图用于解释权利要求的内容。”第二十六条第四款中规定“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。《专利审查指南》（下称《指南》）第二部分第二章第3.2.1节，该节内容表达了权利要求中功能性技术特征应当理解为“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”。对于实用新型专利审查，审查指南第一部分第二章第7.4节的内容所表达的观点和上述内容基本一致[2]。据此，在判断“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用时，实际审查实践中，认为“功能性限定”包括了所有实现该功能的具体实施方式。
然而，在2010年1月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下称《解释》）中，第四条规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”。该条规定“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用“应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式”来确定，此规定和上述《专利审查指南》中的内容有明显差异。
纵观上述规定，笔者认为，厘清“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用，应该先厘清“功能性特征”的含义。
3 站位“所属技术领域的技术人员”的确定方式及其与现有确定方式的比较
根据《指南》《解释》以及专利授权、确权的实践，基于“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”判断“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用，实质是以通常含义A理解“功能性特征”;基于“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”判断“功能性特征”对权利要求保护范围的限定作用，实质是以发明中具体实施方式及其等同实施方式的含义B理解“功能性特征”。然而，根据《专利法》第二十六条第四款中“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”的规定，以及第二十六条第三款中“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”的规定，笔者认为，基于《专利法》第二条第二款以及《指南》第二部分第一章第2节，发明专利实质上是技术的载体，其记载的是对要解决的技术问题所采用的自然规律的技术手段的集合（即技术方案），应该站位“所属技术领域的技术人员”，在充分理解发明的发明构思后，再确认“功能性特征”的含义C。所谓的站位“所属技术领域的技术人员”理解发明的发明构思，简言之就是，“所属技术领域的技术人员”基于自己的知识和能力，理解发明所需要解决的技术问题、所实现的技术效果后，确认“功能性特征”的含义，此时，“功能性特征的含义”C有可能等于“功能性特征的含义”A，也有可能等于“功能性特征的含义”B，还有可能介于“功能性特征的含义”A、“功能性特征的含义”B之间（如图1所示）。
下面以前述的发明名称为“防冲刷护面系统及该系统的施工方法”的发明专利表达如何确认“功能性特征的含义”C。“防冲刷护面系统及该系统的施工方法”发明专利的权利要求1为：
“1.一种防冲刷护面系统，其特征在于，该系统为连锁型柔性垫体，由若干个相同砖块排列而成，每个砖块上设置有两个左右间隔排列的纵向绳孔，并且砖块纵向两端均设置有凸台和凹槽;柔性垫体中的砖块沿纵向一一相互错位排列，使相邻砖块之一上的左绳孔或右绳孔与另一砖块上的右绳孔或左绳孔相对接，从而在整个柔性垫体上形成若干条沿柔性垫体横向排列并贯穿其纵向的绳孔，并且纵向两相邻砖块相接端面上的凸台与凹槽相互卡固;一根柔性绳索沿柔性垫体横向呈波浪形顺序穿过柔性垫体上的每一条纵向绳孔，柔性绳索的两个端头及其在两相邻绳孔之间形成的回转处构成整个柔性垫体的固定端，并且在柔性绳索的各回转处设置有标记。”
该发明专利的说明书的“背景技术”中对现有技术存在的技术问题的描述十分概括，“发明内容”部分仅在描述发明的技术效果的段落中记载了“由于柔性垫体两端的绳索可伸缩固定于土基上，并且柔性绳索的固定端做有标记，因此，可从柔性垫体两端的绳索相对套管的位置变化得知柔性垫体下的土基是否发生变形，如突起或塌陷等”。据此记载内容，与该权利要求的记载内容相比较，权利要求中没有记载“套管”相关的技术特征，仅仅记载了“回转处构成……固定端”和“各回转处设置有标记”。通过检索或搜索现有技术，具备一定程度的所属技术领域的技术知识后，也就是趋近于“所属技术领域的技术人员”后，站位“所属技术领域的技术人员”，可以确认防冲刷护面系统在实际使用过程中，若该系统所在的土基发生变形，如突起或坍陷，土基的表面面积将发生改变，突起或塌陷所在位置的砖块因该系统的砖块是被绳子串接而将发生向上或向下的位移，另外，绳是柔性的，砖块发生向上或向下位移时，在砖块的作用下，绳会伸缩，那么绳上的标记因绳的伸缩发生位移，标记相对于砖块存在一定的位移。据此分析，“所属技术领域的技术人员”可以确认，即使没有记载说明书中“套管”相关技术特征的权利要求，也能够实现发明的通过观察标记与砖块的相对位置的变化及时得知土基是否變形的技术效果，那么，所属技术领域的技术人员”得到“固定端”的含义C是固定位置，其对权利要求的限定作用是绳上设置有用于固定的位置。也就是说，“所属技术领域的技术人员”根据发明所需要解决的技术问题、所实现的技术效果，确认“固定端”的含义C是绳的用于施工过程中固定该系统的位置。
接下来，再分别以前述《指南》《解释》中的规定理解“固定端”的含义A、B：
①《指南》中“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”，首先，明确“实现所述功能”表达的是什么，在发明中，“固定端”实现的功能就是系统的固定，其次，“固定端”的通常理解就是用于固定的位置，由此，所谓的“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”，对于“固定端”而言，其含义就是通常含义A;
②《解释》中“结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容”，以第20461号无效宣告请求审查决定中的理解，“固定端”的含义B是包括“套管”相关特征的用于固定的位置，即，“固定端”的含义B1被确认为具体实施方式中的含义。
根据以上分析，笔者得出结论是含义C=A>B，认同第27115号无效宣告请求审查决定中的“固定端”含义。据此，笔者认同第27115号无效宣告请求审查决定中的“固定端”对权利要求保护范围的限定作用，其限定权利要求的技术方案中绳含有用于固定的位置。
4 结论
在我国现有的专利法律制度下，我国仅对发明专利在授权阶段进行实质性审查。专利授权和确权程序中，功能性限定对权利要求保护范围的限定，应该基于“所属技术领域的技术人员”确认的功能性特征的含义所包括的解决发明的发明构思中所需要解决的技术问题、实现发明的发明构思中所实现的技术效果的所有技术手段。
作为专利权的授权机构，国家知识产权局专利局的职责是给予专利申请的申请人一个与其技术贡献相适应的专利权权利保护范围，采用上述方式确认功能性特征的含义后，确定的权利要求的保护范围，能够更好地保障专利权人和社会公众的利益，既有利于鼓励专利权人公开其发明创造，也有利于鼓励社会公众做出实质性发明创造。同时，作为专利权的最终裁决机构，法院需要基于专利权人和社会公众之间的利益平衡界定权利要求的保护范围，采用上述方式确定权利要求的保护范围，可以与国家知识产权局专利局的决定保持一致，既维护了专利权人和社会公众之间的利益平衡，也有利于专利权人推动发明创造的应用，和社会公众在应用过程中的利益保护。
【参考文献】
【1】孙静元，周广才，吴江华. 权利要求中的“功能性限定”的解释初探[J].审查业务通讯， 2011（01）： 40-43.
【2】尹新天. 中国专利法详解[M].北京： 知识产权出版社，2011.
