涉及商业方法的专利在美国“何去何从”
关键词 Alice 商业方法 专利
作者简介：王涛，国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心。
中图分类号：D9712 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.04.024一、引言
商业方法作为一种系统技术方法，是一种极具价值的无形资产。那么，什么是商业方法的专利？商业方法在美国的审查历程是什么？美国高院最新审理的Alice案的过程和判决要点有哪些？Alice案对美国商业方法可专利性有哪些影响？本文旨在从知识产权法的角度对商业方法进行分析，同时试图回答这些问题。二、什么是商业方法的专利
美国专利商标局（USPTO）将商业方法专利定义为分类于1997 年设立的专利分类705 中的专利：数据处理：金融、商业实践、管理、或者成本/ 价格确定。但是这里需要注意的是分类过程、该过程的目的以及这些分类本身不是为了促进对商业方法概念的解释，而是为了帮助将专利申请分配至合适的审查员以及按主题检索专利档案。 根据USPTO 一位部长的观点，705 中的主要的小类（major subclass）涉及寻找客户、通知客户、兑换货币和信用以及跟踪资源。从705 的小类（subclass）可以清楚哪些类型的发明被USPTO 划分为商业方法。例如，小类1包括卫生保健、保险、预约、签到或登记展示、投票或选举安排、礼券分发或者赎回等领域的管理。这里举出几个商业方法专利的实例，从中也可对商业方法专利有所了解：进行婚介服务的方法（US5，920，845）、基于天气趋势预测经营业绩（US5，832，456）以及根据对大学生未来赚钱潜力的估计资助其大学学费（US5，809，484）。
无论商业方法专利的定义如何，它们都有一个共同特点即排斥他人使用的权利，这是因为商业方法专利和任何其它专利一样都是政府给予以阻止他人制造、使用、或者销售该专利权利要求书所描述的物品或者方法的权利。对于未来的关于商业方法的专利法一个清楚的定义显然是必要的，无论是阻止或者允许商业方法受到专利法保护。三、商业方法在美国的典型案例
Bilski， Slip Op. 2007-1130 （Fed. Cir.， October 30， 2008）
判决认定本发明的权利要求1-11不属于“方法”类法定主题。“方法”的定义要求物理主题到不同状态或事物的转换，state Street判例和At&T;判例的“有用的、确定的和确实的效果”判断标准现在限于机器权利要求和机器执行的方法权利要求；同时包括法定和非法定主题的权利要求是不可专利的；没有单独针对法定主题的“技术领域”判断标准。本判决分别依据Lundgren判例以及过渡指南判断标准进行了分析并认定，权利要求1-11不属于“方法”类法定主题。（1）转换标砖：权利要求1不是必须在计算机上实施，从而未隐含公开在计算机中发生了电子信号从一种状态到另一种状态的转换。（2）“抽象概念”排除判断方式，权利要求1的主题属于一种“抽象概念”，或者至少是以宽泛方式同时概括了一个非法定的“抽象概念”和某些可能符合法律的特点物理的结合内容，所以权利要求1是非法定主题。（3）有用的、确定的和确实的效果：由于并未叙述一种遵照state Street判断标准的“实际应用”或者产生了“确定的和确实的效果”，权利要求1属于非法定主题。
判决对当事人争辩作出的认定：符合法101的“方法”必须叙述那些涉及转换物理主题的步骤并且其叙述内容必须超过“抽象概念”；“有用的、确定的和确实的效果”需要物理主题的转换和/或表明主题不仅仅是“抽象概念”证据的支持；对于非机器执行方法的权利要求来说，通过物理主题转换判断标准来实施对法101条款的分析，是一种更加客观的方法。
BPAI（专利上诉与抵触委员会）的立场是包含有技术手段的有用技术才可获得专利保护，并强调机械、制成品、组合物质和能将物质从一种型态转变成到另一种型态、或者将物质转变成另一种物质的方法才能被授予专利权。
CAFC也强调一个能获得专利权的方法权利要求至少要满足下面两个条件中的一个：一是该方法与特定机器或装置结合；二是该方法能够转换物质的状态，或者能够将物质转换成另一种物质，并且这种转换必须是该权利要求的发明点。而该案中的权利要求所请求保护的方法由于不满足上述任何一个条件而被驳回。
CAFC同时强调是否产生“有用的、确实的并且是确定的结果”已不再是审查所依据的决定性标准，是否能产生“有用的、确实的并且是确定的结果”仅能暗示方法权利要求是“自然法则、自然现象、抽象概念”的基本法则还是这些基本法则的实际应用，但是不足以判断该权利要求是否是可保护客体。四、Alice案的审理过程和判决要点
该案涉及一种债券兑换的方法。相关权利要求：
“1. 一种在当事人之间的债券兑换的方法，其中当事人的每一方拥有适用兑换机构的贷方记录和借方记录，贷方记录和借方记录是为了预定债券的兑换，该方法包括步骤：
（a）由一个兑换机构的独立的监督机构创建一个各利益相关方的贷方记录投影和借方记录投影；
（b）获得每个兑换机构一天开始时的每个贷方记录投影和借方记录投影的差额；
（c）对每一项债券兑換的交易，监督机构调整各自的每一方的贷方记录投影或借方记录投影，只允许这些交易：在任何时间，不产生借方记录投影的值小于贷方记录投影值的结果，每一所述调整发生在按时间顺序的命令；
（d）在一天结束时，兑换机构中的其中一个监督机构依照调整上述允许的交易，执行相关当事人的贷方记录和借方的记录的借或贷的交易，贷和借的不可撤销的，时间不变的债券放到兑换机构。”
CLS Bank认为Alice公司的方法和系统权利要求不满足美国专利法规定的可专利主题，起诉Alice公司专利无效。Alice公司指控CLS Bank侵权并提起反诉。地区法院认为权利要求的主题中仅包含了名义上的通用目的的计算机，仅是使用了中介物的抽象概念，不属于可专利的主题。
随后，Alice公司上诉到联邦巡回上诉法院（CAFC）。2012 年7 月9 日，CAFC以2：1 的票数对CLS 国际银行诉Alice公司案作出判决，认定《美国专利法》第101 条没有将由计算机执行的方法、系统和产品排除于专利之外，除非“明显显示（manifestly evident）”该权利要求属于抽象概念。法院判决撤销哥伦比亚地区法院一审判决。
CLS 国际银行对该结果不服，于是，请求CAFC全庭联席审理，该联席审理以7：3判决Alice公司使用了计算机可读介质的方法权利要求不属于可专利主题，而对于系统权利要求，却以5：5打平，顾仍以前次判决为准，认为系统权利要求属于可专利主题。
CAFC认为，自然规律、自然现象和抽象概念是科技工作的基本工具，对它们的垄断将会阻碍创新；但是也应慎重使用这些排除原则，以免使其覆盖所有专利的情况，如果一项发明仅仅因为它包含了抽象概念，并不会使其不可专利，通过这些概念而导致新的有用的结果的应用也是可以专利的。
CAFC全庭审理的判决中还引用了Mayo案，指出第一步要判断权利要求是否属于例外之一，如果是则要看权利要求中还剩下什么；第二步通过各个元素及其组合判断其余附加的元素是否能将权利要求的实质转化为有形的专利。要满足第二步，额外的元素或元素的组合必须足以确保发明的权利要求实际上显著多于（significantly more than）不可专利的抽象概念或自然规律本身。判决中指出，仅仅引用通用的计算机不能将不可专利的抽象概念转化为可专利的发明，也不能使抽象概念的一个能用限制到实际的技术环境中。是否存在物理的计算机并不是判断的要点，如果存在物理的计算机就可以认可，那么决定可专利性的工作将简单的基于撰写人的技巧。问题是计算机的使用是否使得权利要求的主题多于抽象概念本身。考虑到元素的组合，计算机元素没有添加任何东西。
Alice公司对此判决不服，上诉到联邦最高法院，而最高院以9：0的一致意见维持了CAFC关于Alice专利不具有可专利性的判决。在大法官Thomas撰写的意见中，最高院认为在Mayo案（Mayo Collaborative Service v Prometheus Laboratories）中确定的框架应当适用于一切判断专利权利要求主体是否保护了自然规律、自然现象或者抽象想法的案件中。最后，最高院分析了Alice专利中装置权利要求的可专利性。由于涉案专利的装置权利要求仅有功能性限定，因此本质上也属于方法权利要求而不具有可专利性。五、 Alice案对美国商业方法可专利性的影响
在联邦最高法院于2014年6月19日以9比0的投票结果一致认为Alice公司的权利主张不具专利性后，美国专利商标局针对Alice公司诉CLS国际银行案迅速发布了备忘录，对权利要求中涉及经计算机实施的抽象概念的主体的可专利性问题提供了初步指导意见。其主要内容为：抽象概念并不属于可受专利保护的主题。与此同时，法院在认定抽象概念不属于专利保护范围时表现得非常谨慎，因为从某种程度来说，所有发明都包含、使用、依赖或应用了抽象概念。
裁决一经公布，美国专利商标局便开始针对软件专利申请采取更加强硬的态度，在过去4个月内驳回了大量基于计算机实施抽象概念的专利申请。美国专利商标局的行政诉讼部门专利审判和上诉委员会依据2011年颁布的《美国发明法案》对许多当前影响金融服务的商业方法专利进行审查。Alice一案的裁决公布后，上述专利都受到了更为严格的审查。
美国的初审法院和上诉法院目前针对软件相关专利的审查标准亦更加严格。自Alice案以来，上述法院审理了12件涉及软件相关专利有效性的案件，最终均以所涵盖的发明不具有专利适格性为由宣判专利无效。这对于任何想要针对软件相关专利侵权诉讼进行申辩的人而言无疑是个好消息，因为这使侵权嫌疑人能够挑战专利的有效性。专利侵权案件耗时长费用高，在早期就将一个可专利性缺乏说服力的案件彻底解决非常关键。否则，被控侵权人必须要投入大量的金钱只为寻求法院最终宣布某一专利无效。美国专利商标局与司法界对软件相关专利的严格审查也起到了规制专利投机公司的作用。软件行业由于其可专利性主题多变，以及在各方之间的专利大量被转让的特点成为专利投机公司的重要目标。本案后，专利投机公司将不得不对每件专利的可专利性进行评估，如果其购买的专利最终因不符合最高法院的新判例而失效，那么其利润必将受到影响。
美国在商业方法可专利性上的不断修正与其产业发展是密不可分的，从最早的商业方法除外原则封死了商业方法专利的道路，到州街银行案的“实用、具体及有形的结果”洞开了商业方法專利的大门，再到Bilski案确立的“机器或转换”标准为商业方法专利划定了界限，最后到本案对抽象想法+通用计算机=专利的实践作法泼了一盆冷水。相比较而言，由于国情、法律等方面均与美国存在诸多不同，目前我国对于商业方法相关发明专利的限制仍然是较为严格的，但随着我国经济和电子商务的蓬勃发展，相信我国对商业方法专利会逐步放宽专利保护的条件，但是还必须坚持发明创造的技术性标准，继续将“发明创造”定义为利用技术手段并产生技术效果的技术问题解决技术方案，并将技术属性认定为对于自然规律的应用，可以对电子商务中所采用的计算机技术手段作为涉及计算机程序的发明创造来审查其可专利性。
作者简介：王涛，国家知识产权局专利局专利审查协作四川中心。
中图分类号：D9712 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2018.04.024一、引言
商业方法作为一种系统技术方法，是一种极具价值的无形资产。那么，什么是商业方法的专利？商业方法在美国的审查历程是什么？美国高院最新审理的Alice案的过程和判决要点有哪些？Alice案对美国商业方法可专利性有哪些影响？本文旨在从知识产权法的角度对商业方法进行分析，同时试图回答这些问题。二、什么是商业方法的专利
美国专利商标局（USPTO）将商业方法专利定义为分类于1997 年设立的专利分类705 中的专利：数据处理：金融、商业实践、管理、或者成本/ 价格确定。但是这里需要注意的是分类过程、该过程的目的以及这些分类本身不是为了促进对商业方法概念的解释，而是为了帮助将专利申请分配至合适的审查员以及按主题检索专利档案。 根据USPTO 一位部长的观点，705 中的主要的小类（major subclass）涉及寻找客户、通知客户、兑换货币和信用以及跟踪资源。从705 的小类（subclass）可以清楚哪些类型的发明被USPTO 划分为商业方法。例如，小类1包括卫生保健、保险、预约、签到或登记展示、投票或选举安排、礼券分发或者赎回等领域的管理。这里举出几个商业方法专利的实例，从中也可对商业方法专利有所了解：进行婚介服务的方法（US5，920，845）、基于天气趋势预测经营业绩（US5，832，456）以及根据对大学生未来赚钱潜力的估计资助其大学学费（US5，809，484）。
无论商业方法专利的定义如何，它们都有一个共同特点即排斥他人使用的权利，这是因为商业方法专利和任何其它专利一样都是政府给予以阻止他人制造、使用、或者销售该专利权利要求书所描述的物品或者方法的权利。对于未来的关于商业方法的专利法一个清楚的定义显然是必要的，无论是阻止或者允许商业方法受到专利法保护。三、商业方法在美国的典型案例
Bilski， Slip Op. 2007-1130 （Fed. Cir.， October 30， 2008）
判决认定本发明的权利要求1-11不属于“方法”类法定主题。“方法”的定义要求物理主题到不同状态或事物的转换，state Street判例和At&T;判例的“有用的、确定的和确实的效果”判断标准现在限于机器权利要求和机器执行的方法权利要求；同时包括法定和非法定主题的权利要求是不可专利的；没有单独针对法定主题的“技术领域”判断标准。本判决分别依据Lundgren判例以及过渡指南判断标准进行了分析并认定，权利要求1-11不属于“方法”类法定主题。（1）转换标砖：权利要求1不是必须在计算机上实施，从而未隐含公开在计算机中发生了电子信号从一种状态到另一种状态的转换。（2）“抽象概念”排除判断方式，权利要求1的主题属于一种“抽象概念”，或者至少是以宽泛方式同时概括了一个非法定的“抽象概念”和某些可能符合法律的特点物理的结合内容，所以权利要求1是非法定主题。（3）有用的、确定的和确实的效果：由于并未叙述一种遵照state Street判断标准的“实际应用”或者产生了“确定的和确实的效果”，权利要求1属于非法定主题。
判决对当事人争辩作出的认定：符合法101的“方法”必须叙述那些涉及转换物理主题的步骤并且其叙述内容必须超过“抽象概念”；“有用的、确定的和确实的效果”需要物理主题的转换和/或表明主题不仅仅是“抽象概念”证据的支持；对于非机器执行方法的权利要求来说，通过物理主题转换判断标准来实施对法101条款的分析，是一种更加客观的方法。
BPAI（专利上诉与抵触委员会）的立场是包含有技术手段的有用技术才可获得专利保护，并强调机械、制成品、组合物质和能将物质从一种型态转变成到另一种型态、或者将物质转变成另一种物质的方法才能被授予专利权。
CAFC也强调一个能获得专利权的方法权利要求至少要满足下面两个条件中的一个：一是该方法与特定机器或装置结合；二是该方法能够转换物质的状态，或者能够将物质转换成另一种物质，并且这种转换必须是该权利要求的发明点。而该案中的权利要求所请求保护的方法由于不满足上述任何一个条件而被驳回。
CAFC同时强调是否产生“有用的、确实的并且是确定的结果”已不再是审查所依据的决定性标准，是否能产生“有用的、确实的并且是确定的结果”仅能暗示方法权利要求是“自然法则、自然现象、抽象概念”的基本法则还是这些基本法则的实际应用，但是不足以判断该权利要求是否是可保护客体。四、Alice案的审理过程和判决要点
该案涉及一种债券兑换的方法。相关权利要求：
“1. 一种在当事人之间的债券兑换的方法，其中当事人的每一方拥有适用兑换机构的贷方记录和借方记录，贷方记录和借方记录是为了预定债券的兑换，该方法包括步骤：
（a）由一个兑换机构的独立的监督机构创建一个各利益相关方的贷方记录投影和借方记录投影；
（b）获得每个兑换机构一天开始时的每个贷方记录投影和借方记录投影的差额；
（c）对每一项债券兑換的交易，监督机构调整各自的每一方的贷方记录投影或借方记录投影，只允许这些交易：在任何时间，不产生借方记录投影的值小于贷方记录投影值的结果，每一所述调整发生在按时间顺序的命令；
（d）在一天结束时，兑换机构中的其中一个监督机构依照调整上述允许的交易，执行相关当事人的贷方记录和借方的记录的借或贷的交易，贷和借的不可撤销的，时间不变的债券放到兑换机构。”
CLS Bank认为Alice公司的方法和系统权利要求不满足美国专利法规定的可专利主题，起诉Alice公司专利无效。Alice公司指控CLS Bank侵权并提起反诉。地区法院认为权利要求的主题中仅包含了名义上的通用目的的计算机，仅是使用了中介物的抽象概念，不属于可专利的主题。
随后，Alice公司上诉到联邦巡回上诉法院（CAFC）。2012 年7 月9 日，CAFC以2：1 的票数对CLS 国际银行诉Alice公司案作出判决，认定《美国专利法》第101 条没有将由计算机执行的方法、系统和产品排除于专利之外，除非“明显显示（manifestly evident）”该权利要求属于抽象概念。法院判决撤销哥伦比亚地区法院一审判决。
CLS 国际银行对该结果不服，于是，请求CAFC全庭联席审理，该联席审理以7：3判决Alice公司使用了计算机可读介质的方法权利要求不属于可专利主题，而对于系统权利要求，却以5：5打平，顾仍以前次判决为准，认为系统权利要求属于可专利主题。
CAFC认为，自然规律、自然现象和抽象概念是科技工作的基本工具，对它们的垄断将会阻碍创新；但是也应慎重使用这些排除原则，以免使其覆盖所有专利的情况，如果一项发明仅仅因为它包含了抽象概念，并不会使其不可专利，通过这些概念而导致新的有用的结果的应用也是可以专利的。
CAFC全庭审理的判决中还引用了Mayo案，指出第一步要判断权利要求是否属于例外之一，如果是则要看权利要求中还剩下什么；第二步通过各个元素及其组合判断其余附加的元素是否能将权利要求的实质转化为有形的专利。要满足第二步，额外的元素或元素的组合必须足以确保发明的权利要求实际上显著多于（significantly more than）不可专利的抽象概念或自然规律本身。判决中指出，仅仅引用通用的计算机不能将不可专利的抽象概念转化为可专利的发明，也不能使抽象概念的一个能用限制到实际的技术环境中。是否存在物理的计算机并不是判断的要点，如果存在物理的计算机就可以认可，那么决定可专利性的工作将简单的基于撰写人的技巧。问题是计算机的使用是否使得权利要求的主题多于抽象概念本身。考虑到元素的组合，计算机元素没有添加任何东西。
Alice公司对此判决不服，上诉到联邦最高法院，而最高院以9：0的一致意见维持了CAFC关于Alice专利不具有可专利性的判决。在大法官Thomas撰写的意见中，最高院认为在Mayo案（Mayo Collaborative Service v Prometheus Laboratories）中确定的框架应当适用于一切判断专利权利要求主体是否保护了自然规律、自然现象或者抽象想法的案件中。最后，最高院分析了Alice专利中装置权利要求的可专利性。由于涉案专利的装置权利要求仅有功能性限定，因此本质上也属于方法权利要求而不具有可专利性。五、 Alice案对美国商业方法可专利性的影响
在联邦最高法院于2014年6月19日以9比0的投票结果一致认为Alice公司的权利主张不具专利性后，美国专利商标局针对Alice公司诉CLS国际银行案迅速发布了备忘录，对权利要求中涉及经计算机实施的抽象概念的主体的可专利性问题提供了初步指导意见。其主要内容为：抽象概念并不属于可受专利保护的主题。与此同时，法院在认定抽象概念不属于专利保护范围时表现得非常谨慎，因为从某种程度来说，所有发明都包含、使用、依赖或应用了抽象概念。
裁决一经公布，美国专利商标局便开始针对软件专利申请采取更加强硬的态度，在过去4个月内驳回了大量基于计算机实施抽象概念的专利申请。美国专利商标局的行政诉讼部门专利审判和上诉委员会依据2011年颁布的《美国发明法案》对许多当前影响金融服务的商业方法专利进行审查。Alice一案的裁决公布后，上述专利都受到了更为严格的审查。
美国的初审法院和上诉法院目前针对软件相关专利的审查标准亦更加严格。自Alice案以来，上述法院审理了12件涉及软件相关专利有效性的案件，最终均以所涵盖的发明不具有专利适格性为由宣判专利无效。这对于任何想要针对软件相关专利侵权诉讼进行申辩的人而言无疑是个好消息，因为这使侵权嫌疑人能够挑战专利的有效性。专利侵权案件耗时长费用高，在早期就将一个可专利性缺乏说服力的案件彻底解决非常关键。否则，被控侵权人必须要投入大量的金钱只为寻求法院最终宣布某一专利无效。美国专利商标局与司法界对软件相关专利的严格审查也起到了规制专利投机公司的作用。软件行业由于其可专利性主题多变，以及在各方之间的专利大量被转让的特点成为专利投机公司的重要目标。本案后，专利投机公司将不得不对每件专利的可专利性进行评估，如果其购买的专利最终因不符合最高法院的新判例而失效，那么其利润必将受到影响。
美国在商业方法可专利性上的不断修正与其产业发展是密不可分的，从最早的商业方法除外原则封死了商业方法专利的道路，到州街银行案的“实用、具体及有形的结果”洞开了商业方法專利的大门，再到Bilski案确立的“机器或转换”标准为商业方法专利划定了界限，最后到本案对抽象想法+通用计算机=专利的实践作法泼了一盆冷水。相比较而言，由于国情、法律等方面均与美国存在诸多不同，目前我国对于商业方法相关发明专利的限制仍然是较为严格的，但随着我国经济和电子商务的蓬勃发展，相信我国对商业方法专利会逐步放宽专利保护的条件，但是还必须坚持发明创造的技术性标准，继续将“发明创造”定义为利用技术手段并产生技术效果的技术问题解决技术方案，并将技术属性认定为对于自然规律的应用，可以对电子商务中所采用的计算机技术手段作为涉及计算机程序的发明创造来审查其可专利性。
