《专利法实施细则及指南中有关本国优先权内容的试探性的修改建议》-工学论文，科技论文-论文范文参考-科学狗论文网

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专利法实施细则及指南中有关本国优先权内容的试探性的修改建议

范文

常津铭刘华楠张亢

摘要：本文从专利法本国优先权的立法本意、定义、作用出发，对本国优先权的使用情况进行了统计分析，对实际审查过程中出现的不合理情况进行了归纳，利用SWOT表分析了本国优先权潜在修改方向的优劣势，以期为专利法实施细则和专利法审查指南关于本国优先权相关规定的修改建言献策。

关键词：专利;本国优先权;SWOT

中图分类号：D923.42 文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）30-0085-04

1 引言

2018年12月23日，《专利法修正案草案》提交十三届全国人大常委会第七次会议审议。草案加强对专利权人合法权益的保护，促进专利实施和运用，并将一批实践证明成熟的做法上升为法律规范。在完善专利授权制度方面，草案拟新设外观设计专利申请国内优先权制度，此举也是为了加强对外觀设计的保护，改变了我国的本国优先权仅能在发明和实用新型这两种申请类型之间实行转换的现实状况。《专利法》之下，有《专利法实施细则》（以下简称“细则”）和《专利审查指南》（以下简称“指南”）做支撑。《专利法》修改，更会引起细则和指南的变更。为了适应当前国家发展、专利制度的健全，本文拟对现有本国优先权的使用情况和实际风险点进行分析，试探性的提出细则、指南关于本国优先权的修改建议。

2 本国优先权的演进、定义和作用

中国于1985年3月19日正式加入巴黎公约，在同年实施的首部专利法中引入了外国优先权制度，但并没有规定本国优先权，而且限定能够享受优先权的主体为外国申请人，本国申请人即使通过巴黎公约途径也不能享受优先权，相比之下我国申请人处于不利地位。另外，1992年修改《专利法》时，我国加入PCT一事已经列入议事日程，一旦我国成为该条约的成员国，申请人向我国提出首次申请，随后又就同一主题提出国际申请，如果该国际申请指定了中国，并随后进入中国国家阶段，该申请人可以用它来取代其在中国的原始申请。这种情况相当于申请人已经享受了本国首次申请的优先权，这样会因为能否享受本国优先权的问题上产生因申请途径不同而结论有所不同的不合理现象[1]。为此，在1992年修改《专利法》时增加了本国优先权，之后在第二次、第三次《专利法》的修改中均未对本国优先权进行实质性的修改。目前，《专利法》第二十九条规定：申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。细则第三十二条第三款规定：申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。

根据实践应用，本国优先权通常有以下三个作用：一是在符合单一性要求的前提下，申请人可以通过要求本国优先权，将若干在先申请合并为一个在后申请，减少后续的维护费用[1]。因为在后申请可以要求多项在先申请的本国优先权，通过将多个本国优先权合并在在后申请中以节省费用。二是请人可以在优先权期限内实现发明和实用新型专利申请的相互转换，这位申请人提供了再次选择其认为适合的专利申请类型的机会[1]。三是给予申请人完善和修改在先申请的机会，通过优先权抢占申请日，后续可以对在先申请进行一定程度的完善和修改。

3 本国优先权的使用情况

3.1 近四年专利申请中具备本国优先权专利申请的数量与占比趋势

本国优先权占比是指享有本国优先权的申请数量与同期专利申请数量的比值。从图1、表1可以看出，2015年，每一万件申请中，有7件享有本国优先权;2018年，每一万件申请中，有41件要求了本国优先权，增长了近6倍。本国优先权的使用情况总体趋于持续增长中，这反映出申请人、代理人对该项权利的理解程度加深，利用度稳步提高。

3.2 本国优先权的使用类型

本文对2015—2018年的专利申请进行了类型分析，经过统计获知，在这四年中，在先申请为实用新型、在后申请转为发明的申请量为4 084件，占比为11%，这反映出申请人对所申请的方案在最初可能并不确定其是否为该研发主体的核心发展方向、重点保护对象，但是经过进一步的论证或者是与市场进一步的接洽，更加明确所做出的技术方案有加强保护的需要，于是转换保护类型。数据显示，89%的发明申请并不在于利用本国优先权制度转换类型，对于这些申请，申请人可能利用在先申请与在后申请之间的时间差对发明作一定程度的完善。图3、表2中所示“发明转实用新型”表示在先申请为发明类型，在后申请为实用新型的申请，其数量为零，这表明申请人基本上不会考虑将发明申请转换为实用新型。这里面的原因之一可能是，实用新型审查速度虽然快于发明、创造性标准低于发明，但实用新型只能保护产品且保护期短于发明申请，申请人最初选择了发明类型就表明其对技术方案的重视与自信，很少会转成实用新型申请类型。

3.3 本国优先权的法律状态

笔者针对公开日在2015年1月1日到2017年12月31日享有本国优先权的专利申请进行了法律状态信息统计，参见图4和表3。同时也对这一时期不享有本国优先权的专利申请的法律状态进行了分析，参见图5和表3。可以看出，享有本国优先权的专利申请的授权率为22.3%;不享有本国优先权的专利申请的授权率为20%。享有本国优先权的专利申请的授权率高出2个百分点，说明本国优先权方案的申请日得以提前，对其方案的新颖性、创造性有实质影响。

4 本国优先权申请和审查过程

4.1 本国优先权的审查

4.1.1 本国优先权的审查与PCT国际阶段的审查标准不完全一致。初审在审查本国优先权时，会对相同主题进行判断。但是由于专利法、细则、指南并没有对初审阶段相同主题提出具体要求，仅仅提及明显不一致的情形。于是初审员实际操作中，仅对优先权进行形式审查，并不判断特征改变等具体修改[2]。

我国在PCT国际审查阶段对于优先权的实体审核判断标准与PCT国际阶段修改超范围判断标准一致[3]。即，将作为优先权基础的在先申请看作是原始申请文件，将在后的国际申请看作修改后的申请文件，判断在后的国际申请“修改不超范围”就认为该国际申请的优先权成立。“修改超范围”的判断是以原始申请文件为整体、且以本领域技术人员视角进行考量，并不单从表面记述相同为依据。

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