| 标题 | 浅谈如何对申请人意见陈述进行事实认定 |
| 范文 | 杨艳波 孙源华 摘 要 事实认定是专利审查的基础，事实认定错误会导致审查方向出现偏差，甚至导致审查结论错误，影响专利审批的公信力。本文以一个实际案例为例，详细说明了在面对申请人意见陈述中提到的对比文件中没有直接记载的效果时该如何进行事实认定，从而做到客观正确的专利审查。 关键词 事实认定 意见陈述 检索 本领域技术人员 作者简介：杨艳波，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，助理研究员，博士，研究方向：专利审查;孙源华，国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，助理研究员，研究方向：专利审查。 中图分类号：D923.4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文献标识码：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.06.341 一、事实认定的重要性 《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.1节驳回申请的条件中规定：审查员在做出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人。专利审查程序中所称事实，是指审查员从申请文件和/或对比文件等中证据中筛选出的与结论（即不符合专利法及其事实细则的有关规定）相关的事实，是依据申请文件、对比文件等证据和/或本领域技术人员的公知常识提出的与理由相关的事实。事实认定就是一个去伪求真的过程，充分的事实认定不仅需要对申请文件进行详尽阅读，还需要结合对现有技术的检索来辅助理解，对申请中真实存在的效果予以接受，对与现有技术存在矛盾或有疑问的内容进行质疑与求证。只有厘清事实，才能避免出现事实认定的偏差甚至错误而对接下来审查产生不利影响，才能在评述过程中有选择地进行详略评述。事实认定是一个在一步步的检索核实过程中不断加强对事实理解的过程，是一个动态的持续贯穿于整个审查的过程。 二、事实认定过程中存在的困难以及解决方式 但由于审查员在不断靠近本领域技术人员能力的局限性以及审查过程中所涉及案件领域的相对广泛性，审查中会经常出现无法准确认定事实而导致审查意见反复的问题。同时由于专利审查是审查员与申请人就申请文件不断进行沟通交流的持续性过程，在这一过程中，申请人意见陈述方向的不确定性，会导致审查员所需要进行认定的事实、观点是不具有预期性的。经常会遇到这样的情况：申请文件中记载了某一技术效果，而对比文件没有记载，申请人在意见陈述中提出对比文件与本申请在效果上完全不同、解决技术问题不同。此时审查员无法将对比文件与本申请的技术效果进行直接对比，因此，对某些事实存在主观粗浅的常规评述又或者是不经检验的盲目接受，这是审查中的重点和难点。 正确的事实认定需要不断对现有技术进行检索，对申请人的意见进行正反的分析比较，判断其说法是否正确。虽然申请人大部分的陈述是有据可查，但不可否认部分申请人为了获得专利权，会根据本申请与对比文件存在的区别陈述一些没有事实依据的内容，对审查员进行误导。 三、具体案例分析 （一）案情介绍 权利要求1：n型BiOBr1-xIx有序纳米结构光电薄膜材料的制备方法，其特征在于包括以下步骤：室温条件下以FTO为基底，依次在溴化钾水溶液、硝酸铋水溶液、碘化钾水溶液中浸渍为循环A;重复若干个循环，冲洗、干燥即得n型BiOBr1-xIx有序納米结构光电薄膜材料。 说明书中强调，目前尚未见到有室温原位制备n型BiOBr1-xIx有序纳米结构薄膜材料的报道。本发明目的在于提供一种简单快捷、反应条件温和，制备样品纯度高并且无需后续处理的室温制备n型BiOBr1-xIx薄膜材料的方法。且制备的n型BiOBr1-xIx薄膜材料稳定性好，易于大规模快速生产应用。 （二）初步以及反复困难的事实认定 审查员采用的最接近现有技术是基于BiOBr/CdS异质结光电薄膜材料的制备方法，具体公开了以FTO玻璃为基底，依次在溴化钾和硝酸铋水溶液的反应液中浸渍，重复20-90个循环，得到BiOBr纳米片状阵列薄膜。对比文件1中并没有公开BiOBr的半导体类型，审查员认为物质的性能由其组成和结构来决定，溴和碘的性质相近，因此推定对比文件1中半导体材料也为n型。即认为本申请权利要求1与对比文件的区别在于：循环浸渍时增加了碘化钾溶液，最后得到的薄膜材料为在Br的基础上还掺杂了I的BiOBr1-xIx薄膜材料，确定技术问题为如何提高BiOBr薄膜的光催化活性。现有技术记载，I-BiOBr光催化剂、Bi/BiOBr1-xIx半导体材料都可以提高半导体的光催化活性，现有技术中关于掺杂提高性能的记载已经很广泛，解决技术问题的目的很明确，因而常规评述了存在的区别技术特征。 然而申请人在一通答复中陈述，本申请权利要求1的保护主题是一种n型BiOBr1-xIx有序纳米结构光电薄膜材料的制备方法，而对比文件1中BiOBr薄膜是一种p型半导体，所以权利要求1实际解决的技术问题为：如何调控卤氧铋薄膜的导电类型，从而调控其光电性能，而不是如何提高BiOBr薄膜的光催化活性。如何在室温条件下制备出导电类型可控的BiOBr1-xIx光电薄膜材料在文件1中并没给出启示。 虽然审查员在一通中认定对比文件1产物的导电类型为n型，但并无相关依据，申请人答复时强调对比文件1产物的导电类型为p型，且认为本申请与对比文件1技术目的、技术问题不同。审查员经进一步检索发现，半导体n、p型与其掺杂元素电荷有关，但具体掺杂何种元素会产生什么类型的半导体并不清楚。由于并没有足够的证据验证申请人所述是否属实，基于不能反证则需要接受的考虑，二通时接受了申请人的观点。但是现有技术中没有关于如何通过制备出导电类型可控的BiOBr1-xIx光电薄膜来提高其光电性能的直接证据。 因此，在面对二通回案意见陈述中的这个问题，审查员依然无法正面回答，仅仅通过补充对比文件2来说明对卤化氧铋的卤素位置进行两种卤素元素的掺杂是提高光电催化性能的有效方式。 （三）再次检索、分析原理的过程 尽管从显而易见性上补充了对比文件2作为证据来说明掺杂是广泛使用的现有技术，但申请人答复三通时，仍旧强调对比文件1结合对比文件2后也无法提供一种n型BiOBr1-xIx有序纳米结构光电薄膜材料的方法。由于对比文件1并没有记载半导体类型，而审查员不能通过实验对对比文件以及申请文件的事实进行验证，只能从现有的证据中去查找相关的证据。因此如何明确对比文件1中半导体到底属于什么类型以及n型与p型之间相互转换的原理这一事实，是关系到对比文件1是否能作为最接近现有技术以及是否有动机得到本申请、乃至本申请是否具备创造性的最关键之处。 再次对现有技术中关于半导体n、p类型的影响因素进行研究，发现半导体n、p类型受半导体与掺杂离子价电子的数目影响，当掺杂元素的价电子多于半导体基质的价电子时，会给半导体带来多余的电子，从而形成电子导电，即n型，当掺杂元素的价电子少于半导体基质的价电子时，会导致半导体缺电子，即存在空穴从而形成空穴导电，即p型。在正面理解这个原理后，还是无法直接确定BiOBr是p型，以及无法确定BiOBr在掺杂I后类型是否改变，是否由于掺杂带来更多电子从而形成电子导电的n型材料。 但换一个角度，从掺杂前后元素的价电子改变的角度来看，本申请与对比文件1在掺杂元素上都是Br、I，即都是价电子数为7的元素，即I的掺杂相对于只添加Br来说并没有导致半导体中掺杂元素价电子的改变，因此也不会改变原有半导体的类型。即不管是Br单独占据卤素位置的BiOBr，还是Br和I共同占据卤素位置的BiOBr1-xIx，都是相同类型的半导体。在本申请中BiOBr1-xIx为n型半导体的基础上，本领域技术人员可以确定对比文件1中的BiOBr也是n型半导体。通过这种侧面的比较分析，从原理的角度进行事实认定，审查员就可以有理有据的对申请人所述的对比文件1为p型进行反驳，认定申请人在意见答复中声称的对比文件1是p型的说法是错的，进而解决了对比文件1没有对半导体类型进行记载而无法与本申请进行对比的问题。 可见在该案的审查过程中，如果不能回答申请人提出的对比文件1中半導体为p型、本申请是通过调控卤氧铋薄膜从p型到n型导电类型的转变从而提高光电性能的问题，那么以对比文件1为最接近现有技术，在没有任何证据证明能通过I的掺杂来改变卤氧铋薄膜类型以及提高光电性能的基础上，本领域技术人员是没有动机在对比文件1的基础上进行改进的到本申请技术方案的。也就是说，在无法正面回答申请人意见陈述时，本申请是应该授权的。但是通过对原理的详细事实认定，发现申请人的意见陈述属于无稽之谈，那么随之而来的技术问题不同、技术目的不同的说法都不再成立，本申请也就走向驳回。 四、总结 在审查时进行正确的事实认定是影响专利审查结案方向的重要因素，在不断检索求证的过程中对申请文件、意见陈述以及现有技术进行认定理解，即使面对申请人意见陈述中强调的对比文件中没有公开但本申请中有记载的效果，也应该在进一步检索后根据原理进行充分分析理解并做出合理的推论，与原理相悖的进行大胆质疑。以事实为基础，不割裂、不盲从，做到审查逻辑清晰、有理有据，这样的审查意见才能让人信服。 参考文献： [1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南 2011版[M].北京：知识产权出版社，2010. [2]中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程 实质审查分册2011版[M].北京：知识产权出版社，2011. |
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