如何尽早克服说明书公开不充分问题
胡锐先
摘要：在电通信技术领域，一些发明专利因为说明书公开不充分的缺陷在实审阶段被驳回，而在提起复审后，少部分案件通过举证或说理的方式复审成功，文章认为这种举证或说理的方式可以在更早的实审阶段和说明书撰写阶段得到借鉴，但对于本领域越来越多的原创性发明，由于在说明书中使用了自定义术语或引用了较新的技术术语，文章建议要在说明书中详细记载自定义术语的详细含义说明或通过初步检索保证其引用的技术术语足够公知，以尽早避免在说明书中存在公开不充分的缺陷。
关键词：实审；复审；公开不充分；举证；自定义术语
一、引言
电通信技术领域属于创新活动非常活跃的领域，发明专利申请量大，涉及的创新企业众多，许多企业均拥有自己的创新技术，但笔者发现，个别企业根据自己的创新技术撰写的发明专利并不能得到授权，其中的原因之一为：申请人在撰写的发明申请的说明书中并未对发明作出清楚、完整的说明，导致所属技术领域的技术人员不能实现该发明。因为该发明的说明书对技术方案的公开不充分，而申请人也不能通过举证的方式或充分说理的方式论证说明其在权利要求书中要求保护的技术方案在该说明书中已得到了充分的公开，从而导致该发明申请最终得不到授权和保护。如何尽早克服因为说明书公开不充分而得不到授权的这一问题应该引起企业的重视。
二、复审现状
說明书应充分公开是专利法第26条第3款的要求，该条款属于我国发明专利申请的驳回条款，判断是否充分公开的标准是以所属技术领域的技术人员是否能够实现发明为准，无法实现的情形在《专利审查指南》中概括为了五类情形。审查员在实质审查阶段若因为发明存在公开不充分的缺陷而驳回了申请，申请人若对该驳回不服则可以请求复审。
在电通信技术领域，笔者统计了因发明涉及不符合专利法第26条第3款而被驳回但提出了复审的且已有复审结论的案件共有113件。其中，复审失败的案例共有100件，笔者随机抽样了50件统计，发现其分别属于上述五类无法实现的情形中第（1）到（5）类分布的具体数量为：8件、30件、8件、2件和2件。复审成功的案例共有13件，其在被驳回理由中被质疑为上述五类情形中有12件属于第（2）类情形，有1件属于第（4）类情形。对于复审失败的案例，其说明书公开不充分的缺陷不能被克服，只能警示申请人在说明书撰写过程中要做到充分地公开。对于复审成功的案例，由于其对发明的实质审查、复审或无效等阶段具有的启示作用，可以帮助到申请人对已申请但被质疑为具有公开不充分缺陷的案件进行成功举证或充分说理，故笔者共抽取了其中的8件具有代表性的案件，将其具体复审情形汇总概括如下。
对于申请号为200710107908.2的案件，请求人请求复审时举证了三本教科书或工具书，说明了审查员质疑的说明书中的公开不充分属于本领域的公知常识，同时，合议组另引用了一本教科书佐证了其属于公知常识的说理，从而撤销了驳回。
对于申请号为200710073006.1、200710127628.8的案件，请求人请求复审时分别举证了一份通信标准、协议，说明了审查员质疑的说明书中的公开不充分属于本领域的公知常识，合议组采信了该举证的公知常识，从而撤销了驳回。
对于申请号为200710176398.4、200510028156.1的案件，请求人请求复审时仅通过充分的说理说明了审查员质疑的说明书中的公开不充分属于本领域的公知常识，合议组也认可了该公知常识的说理且认为前一案件的质疑之处并不涉及发明的改进点，从而撤销了驳回。
对于申请号为200710080280.1、200810218372.6、200410096947.3的案件，请求人请求复审时通过充分的说理说明了审查员质疑的说明书中的公开不充分不成立，合议组也认可结合说明书及其附图的记载，本领域的技术人员已完全能够实现本申请的技术方案或可以根据说明书及附图的记载直接地、毫无疑义地确定出对说明书所质疑之处已实现充分公开，从而撤销了驳回。
从如上复审成功的案例可以看出，可以通过举证教科书、工具书、标准、协议等来举证说明书已得到充分地公开，也可以通过说明书的记载通过详细说理来说明说明书已得到了充分地公开。
三、实审实践
复审阶段实质上已属于专利审查的救济阶段，基于其由合议组给出的复审结论更加公正和客观，故申请人可将上述案件中成功的举证方式和说理方式借鉴到实审阶段，在意见陈述书中进行充分的举证和说理，克服审查员在驳回之前的通知书中所质疑的说明书公开不充分的缺陷，节约程序，以使案件在不存在其他缺陷的情况下早日得到授权。
当然，从上面复审的结果看，大部分案件确实存在说明书公开不充分的缺陷，这种缺陷只能提前到专利文件撰写阶段去克服。
在发明的实质审查实践中，申请人还可以通过多篇专利文件、期刊论文等来进行充分地举证和说理来论证说明书中不存在公开不充分的缺陷，即通过该多篇专利文件、期刊论文等来证明所质疑的公开不充分在本领域其实已足够的公知，但必须保证其举证是确实地、充分地。
在电通信技术领域，随着原创性发明的增多，申请人常常在申请中自定义了一些与发明点密切相关的技术术语，对这些自定义的技术术语在说明书中对其含义必须进行详细的记载，否则必然被质疑公开不充分并且无从举证和说理，比如笔者碰到的如下案例。
在申请号为201210407188.2的案件中，为解决ONU终端设备的功耗高的技术问题，申请人在说明书中记载了ONU终端设备的功耗控制流程，并自定义了流程中的四种状态“S0状态”、“S1状态”、“S2状态”和“S3状态”，但申请人并未在说明书中记载这四种状态的具体含义，这四种状态与发明的发明点相关且写在了要求保护的独立权利要求中，故本申请实质上存在说明书公开不充分的缺陷，在修改不能超范围的前提下，申请人只能通过举证或详细说理的方式来克服这一缺陷。申请人在意见陈述书中陈述这四种状态分别为正常运行状态、节电状态、休眠状态和关机状态且认为它们实际上属于公知的内容，且举证说ZL201010549582.0和ZL201010220540.2中均有相关的S0、S1以及S2的记载。但据审查员核实，在申请人举证的上两篇专利文献中，虽有关于“S0、S1以及S2”的记载，但其具体含义与申请人在本申请中解释的含义不相同，审查员也并未检索到其他专利文献中具有相关含义的S0-S4状态的记载，故申请人的这种错误的举证就不能克服说明书公开不充分的缺陷，最终导致了案件的驳回。
在申请号为028258312的案件中，申请人在说明书中自定义了术语“科格尼森特特性”（Cognisant Attributes）且要求在独立权利要求中，该申请也存在说明书公开不充分的缺陷，申请人不能举证该“科格尼森特特性”的具体含义，从而导致撤回了其申请。
四、结论和建议
以公开换保护是发明得到授权的实质前提，故申请人在申请时首先要保证要求保护的技术方案在说明书中得到了充分的公开。一般来说应该在说明书中记载有充足的具体的实施例，必要时还必须记载有详细的说明书附图，以便在受到质疑时有充足的理由来说明说明书得到了充分的公开。对于发展很快的电通信技术领域，特别是对于原创性发明，部分案件在申请文件中要用到自定义技术术语时，在说明书中应该详细记载该术语的含义，若在案件中引用较新的技术术语时，申请人还应该在提交申请前进行初步的检索，以保证该引用的技术术语在本领域已足够的公知，以在受到质疑时能够提供足够的证据予以举证或佐证，以免导致申请文件因为该自定义术语或引用的技术术语而得不到授权。
参考文献：
中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].知识产权出版社，2010.
（作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心通信部）
